Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, “meno battuti”.
In questa edizione, desideriamo cogliere l’occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.
India
Il 16 maggio 2016 è entrata in vigore la riforma della legge brevetti, ovvero The Indian Government’s (Amendements) Rules 2016. Di seguito riportiamo le modifiche più rilevanti:
Opzione di esame rapido
È ora possibile scegliere di avvalersi (purché siano soddisfatti determinati requisiti) di una procedura rapida di esame per le National Phase applications.
Inoltre, questa via è accessibile anche nel caso in cui, in prima battuta, si sia optato per la via ordinaria.
Grazie alla procedura rapida, è possibile ottenere un primo rapporto (First Examination Report) relativo alla domanda presentata entro 115 giorni dal ricevimento della domanda stessa. È poi previsto un termine di 6 mesi per depositare la risposta al FER e un ulteriore termine di 3 mesi per la risposta dell’ufficio in merito alla concessione del brevetto.
L’ufficio può tuttavia fissare un limite alle domande che ogni anno possono essere presentate avvalendosi della procedura di esame rapido.
A questo proposito, il Patent Office, con una recente circolare del 14 giugno, ha comunicato o che il numero delle domande che potranno essere esaminate con la procedura rapida nell’anno 2016 ammonta a 1.000 unità.
Riduzione dei tempi per correzioni alla domanda
Precedentemente, il termine previsto per apportare correzioni alla domanda nell’ambito della procedura ordinaria di esame era di 12 mesi dall’emissione del rapporto d’esame (FER). Questo termine è ora ridotto a 6 mesi, con possibilità di richiedere una sola estensione di 3 mesi.
Restituzione delle tasse di esame
Il titolare di una domanda può oggi richiedere la restituzione delle tasse di esame qualora la domanda venga ritirata prima della pubblicazione del rapporto di esame (FER).
Le spese possono essere rimborsate fino ad un importo pari al 90% della somma versata.
Scadenza per il deposito della procura
In passato non era previsto un termine di scadenza per il deposito della procura rilasciata a favore del proprio mandatario. Ora il termine previsto è di 3 mesi e, in mancanza di tale documento, la domanda di esame non verrà processata.
Incentivi per le start-up
Sono stati introdotti diversi incentivi per agevolare e promuovere la tutela dei diritti di proprietà industriale. Gli incentivi prevedono la riduzione delle tasse di deposito e di quelle di opposizione.
In base alle nuove disposizioni possono avvalersi di tali agevolazioni quelle società che:
- sono state costituite da non più di 5 anni;
- il cui fatturato non supera i 3.850 dollari per anno fiscale e
- siano operative in settori rivolti all’innovazione, sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti o servizi in cui l’aspetto tecnologico o la proprietà intellettuale costituiscono pilastri fondamentali.
Egitto
Per le aziende che esportano i loro prodotti in Egitto è utile sapere che il Ministero dell’Industria egiziano ha recentemente emanato il decreto 43/2016 che ha modificato la normativa volta a individuare le società autorizzate ad esportare i loro prodotti in Egitto.
In particolare, la recente normativa prevede che tali società siano titolari di marchi in Egitto e/o in qualsiasi altro paese aderente alla General Organization for Export and Import Control (GOEIC).
Per ottenere l’inserimento nella lista delle società autorizzate all’esportazione dei prodotti verso l’Egitto, il richiedente dovrà presentare una serie di documenti elencati nel decreto tra i quali, per l’appunto, il certificato di registrazione di marchio in Egitto o in uno degli altri paesi elencati nel decreto stesso.
È quindi importante che le imprese interessate abbiano cura di verificare di disporre dei titoli necessari.
Cina
Come noto ai più, la Cina è un paese in cui i casi di contraffazione brevettuale sono piuttosto numerosi. Quali, dunque, le strade per difendersi?
Allo stato attuale le due strade percorribili sono quella amministrativa e quella giudiziale. La prima prevede che ci si rivolga all’organismo locale responsabile per gli aspetti amministrativi collegati al deposito e rilascio del brevetto, mentre la seconda, ovviamente conduce all’avvio di un vero e proprio procedimento giudiziale. Le due vie hanno fino ad oggi convissuto una di fianco all’altra con le rispettive differenze: la via amministrativa non prevede la condanna al risarcimento dei danni (sebbene possano anche essere imposte, in alcuni casi, delle ingiunzioni volte a ordinare l’interruzione degli atti di contraffazione). La via giudiziale consente, invece, di ottenere anche il risarcimento dei danni.
Recentemente si è tuttavia acceso un dibattito in merito all’opportunità di mantenere queste due strade alternative. In particolare, ci si chiede se sia opportuno eliminare una delle due opzioni attualmente disponibili, limitando quindi la difesa allo strumento giudiziale (come avviene nella maggior parte dei paesi) oppure al solo strumento amministrativo. La via giudiziale è quella, come si può ben immaginare, caldeggiata dall’autorità giudiziaria (China’s Supreme People’s Court).
Tuttavia, per il momento parrebbe che l’unica bozza di legge in circolazione sia, in realtà, quella presentata dall’ufficio amministrativo preposto al rilascio dei brevetti, ovvero lo State Intellectual Property office (SIPO).
Contrariamente a quanto sostenuto dai vertici della giustizia cinese, il SIPO ritiene che dovrebbero essere rafforzati i poteri assegnati agli organi amministrativi chiamati a gestire le controversie legate alla contraffazione anche e soprattutto per sostenere le imprese nella raccolta delle prove necessarie a documentare l’avvenuta contraffazione.
I motivi a sostegno di questa tesi sarebbero correlati alla difficoltà per le imprese di recuperare le prove necessarie a sostegno di un procedimento civile, la lunghezza dei processi e i costi elevati,
La bozza della nuova legge ha tuttavia ricevuto molte critiche e ci si aspetta quindi un lungo dibattito sul tema. Anche per questa ragione, per il momento, le fonti locali riferiscono di non poter ancora indicare, con ragionevole certezza se, in un ormai prossimo futuro, verrà preferita l’una o altra via.