Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Come ormai noto, con l’entrata in vigore della direttiva UE 2015/2436 e del Regolamento n. 2015/2424 sono state introdotte importanti novità in materia di marchi (v. nostra news letter di gennaio 2016).
Tra queste, lo ricordiamo, il nuovo Regolamento sul marchio dell’Unione Europea impone che i prodotti e servizi per i quali viene chiesta protezione siano identificati con chiarezza e precisione (ciò al fine di evitare, per quanto possibile, dubbi interpretativi rispetto all’ambito di protezione accordato). Diversamente, i termini generali saranno interpretati in senso letterale.
Questa nuova disposizione porta con sé la necessità di stabilire come interpretare le rivendicazioni di quei marchi depositati prima del 22 giungo 2012 e registrati con riferimento all’intero titolo di una classe e, quindi, avvalendosi di termini generali. Al riguardo, per evitare che tali rivendicazioni vengano interpretate in senso letterale, è concessa la possibilità ai titolari di depositare - fino al 24 settembre 2016 - un’apposita dichiarazione al fine di assicurarsi che il marchio copra in effetti tutti quei prodotti e servizi che il titolare intendeva rivendicare “fin dalle origini”.
A fronte delle prime dichiarazioni depositate, gli esperti del settore segnalano alcuni accorgimenti:
- L’EUIPO non accetta dichiarazioni contenenti lunghe liste di prodotti/servizi ritenuti già protetti dal significato letterale dei titoli della classe di riferimento. Saranno accettate solo liste di nomi che non siano chiaramente ritenuti riconducibili alla classe d’interesse (l’ufficio ha pubblicato una lista di prodotti e servizi “orfani” che verranno accettati; qualora invece il termine non sia nella lista, la dichiarazione potrà essere comunque presentata, ma potrebbe poi essere necessario disquisire con l’ufficio per ottenere l’approvazione);
- Per individuare correttamente i beni e servizi da inserire nella dichiarazione bisognerà far capo alla classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito. È quindi necessario sincerarsi di far riferimento alla corretta versione della suddetta classificazione;
- L’EUIPO respinge le dichiarazioni presentate dai rappresentati dei titolari di marchi che non siano indicati come tali nel file di deposito. È il caso, per esempio, di quei marchi depositati direttamente dai titolari (e, quindi, senza la nomina di un mandatario). Pare che il motivo del primo rifiuto sia da ricondurre alla necessità di tutelare i titolari che spesso sono obiettivo di società senza scrupolo che pur di accaparrarsi nuovi clienti procedono depositando Dichiarazioni Art. 28 senza essere stati effettivamente incaricati dai titolari. Va tuttavia aggiunto che l’approccio dei vari esaminatori non è uniforme: alcuni richiedono quindi di presentare un’apposita procura, altri una semplice lettera di autorizzazione, altri non richiedono nulla. Sarà quindi necessaria una certa dose di flessibilità rispetto alle possibili diverse risposte che si otterranno dall’EUIPO a seguito del deposito della Dichiarazione Art. 28.