Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, “meno battuti”.
In questa edizione, desideriamo cogliere l’occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.
India: la registrazione di “marchi celebri”
Si parla spesso di marchi celebri e della tutela rafforzata a loro riservata.
Il principio è comune a molte giurisdizioni, ma il modo in cui lo stesso trova concreta applicazione può differire, anche significativamente.
In India questo è un tema di grande attualità. La legge marchi indiana ha recepito i criteri previsti dall’art. 6 dell’accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) per stabilire quando un marchio possa essere considerato celebre. Tuttavia, la legge marchi del 1999 non contempla specifiche disposizioni che stabiliscano come ottenere lo “status” di marchio celebre. Per questa ragione, a partire dal 2003, l’ufficio marchi indiano, sulla base di sentenze emesse nel corso degli anni, ha redatto una lista di marchi celebri. Vi rientrano, ad esempio, marchi quali: Honda, Philips, Omega, Carrefour. Come però facilmente intuibile, non è affatto detto che i contenziosi giudiziari abbiano avuto ad oggetto marchi che ci si aspetterebbe di trovare inclusi nella categoria. Il marchio Amazon, per esempio, non è nella lista.
Per questo motivo, è in corso una riforma delle Trade Mark Rules volta a consentire ai titolari di marchi di presentare all’Ufficio Registro Marchi una richiesta apposita per riconoscimento di status di marchio celebre.
Tale richiesta andrà corredata da elementi probatori e argomentazioni a supporto dell’istanza. Questo tipo di impostazione sembra però lasciare ampi margini di discrezionalità all’ufficio che potrà così stabilire se un marchio sia più o meno celebre, con tutte le conseguenze che ne derivano.
A ciò si aggiungono costi non indifferenti che, secondo le prime indicazioni, potrebbero aggirarsi anche intorno ai 1.500 $.
Queste disposizioni dovrebbero entrare in vigore nel mese di dicembre, ma senza che siano ancora state fornite risposte ai molti dubbi sollevati dagli esperti di settore. Si contesta, infatti:
- la mancanza di chiarezza rispetto ai criteri che verranno adottati dall’Ufficio (dovrebbero essere quelli già stabiliti dalla legge marchi, ma non è chiaro);
- mancanza di coordinamento tra l’esistente lista di marchi celebri e quelle che saranno le decisioni dell’ufficio emesse sulla base delle domande presentate (la lista non avrebbe più valore? O le nuove decisioni dell’ufficio porterebbero ad un’integrazione di quella esistente?);
Vi è poi chi ritiene che i diritti di terzi andrebbero salvaguardati prevedendo, ad esempio, la possibilità di presentare opposizione o osservazioni.
Nell’attesa che questi dubbi trovino risposte, per i titolari di marchi ritenuti “comunemente” celebri è utile tenersi aggiornati sul tema e valutare l’opportunità di presentare l’istanza di riconoscimento.