Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Come noto a chi segue l’evoluzione del percorso diretto all’ implementazione del c.d. Brevetto Unitario, lo scorso mese l’Italia ha ratificato l’accordo istitutivo del Tribunale Unitario dei Brevetti (“Accordo”).
Con questo provvedimento, il legislatore ha colto altresì l’opportunità di inserire due nuovi commi nell’art. 66 del Codice di Proprietà Industriale al fine di dare una precisa collocazione normativa a un istituto che, prima di tale modifica, era recepito solo a livello giurisprudenziale[1]. Si tratta della c.d. contraffazione indiretta, (anche indicata con l’espressione anglosassone di contributory infringement), ovvero di quella tipologia di atti legati alla fornitura da parte di un terzo al contraffattore di mezzi (non specificamente protetti da brevetto) destinati alla violazione del brevetto stesso[2].
Per intenderci e procedendo per semplificazioni, potremmo dire che la contraffazione indiretta si verifica:
- Nel caso di produzione e commercializzazione di pezzi di ricambio (non protetti, a loro volta, da brevetto), ma destinati ad operare all’interno di un meccanismo o procedimento brevettato;
- Nel caso di invenzioni di nuovo uso di un composto noto. Se il composto può avere due differenti usi e uno solo è brevettato, allora la fabbricazione e la vendita del composto sono lecite (poiché potenzialmente destinate all’uso non brevettato) e la contraffazione sussiste solo con riferimento al secondo uso (brevettato) e in capo al solo acquirente che lo utilizzi a tal fine per ragioni commerciali (e non per uso personale).
Per calare queste ipotesi nella realtà industriale, si può avere, ad esempio contraffazione indiretta nel settore meccanico quando vi è fornitura di parti non brevettate di macchine che, nel loro insieme, sono però protette da brevetto.
Analogamente, nel settore chimico la realizzazione e fornitura del c.d. “intermedio” non brevettato, ma utilizzato da terzi per produrre un trovato farmaceutico protetto da brevetto.
[1] I nuovi commi recitano come segue: “2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza. 2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2. 2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1”.
[2] Così SENA, Dir. Inv. Mod, 2011, 312.