Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, “meno battuti”.
In questa edizione, desideriamo cogliere l’occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.
Cina: un canestro vincente per Micheal Jordan
Una lunga battaglia legale tra Michael Jordan e Quiaodan Sports si è recentemente conclusa a favore del famoso cestista. Ripercorriamo brevemente i fatti che hanno portato alla disputa.
La società Quiaodan, produttrice di scarpe sportive aveva depositato nel 2007 il segno “乔丹” (ovvero la traslitterazione del cognome Jordan) per la classe 28 in relazione ad articoli sportivi, piscine, pattini roller e decorazioni per alberi di Natale.
Nel corso degli anni, i prodotti della società Quiaodan ottennero un discreto successo di mercato. Inoltre, grazie anche agli importanti investimenti pubblicitari, la società risultava essere riconosciuta dai consumatori quale fonte dei prodotti immessi sul mercato a marchio 乔丹.
Ritenendo tuttavia lesi i propri diritti sul nome, Michael Jordan contestò l’uso del segno 乔丹 portando il caso avanti alle aule giudiziarie per giungere, da ultimo, avanti alla Supreme Court of People (d’ora in avanti “Corte”) che si è si è pronunciata all’inizio del mese di dicembre.
Per giungere alla decisione, la Corte ha suddiviso la sua analisi focalizzando l’attenzione su due temi principali: da un lato, la tutela dei diritti della personalità e, dall’altro, la teoria che i giuristi cinesi indicherebbero con l’espressione “teoria del frutto dell’albero avvelenato”.
Analizzando il caso alla luce dei principi che tutelano i diritti della personalità, la Corte ha innanzitutto chiarito che il diritto al nome rientra tra quei diritti che meritano tutela prioritaria rispetto al successivo deposito di un marchio. Ciò sempreché il nome (che include anche lo pseudonimo) abbia acquisito un certo grado di popolarità rispetto al pubblico rilevante e purché sia stato utilizzato da quest’ultimo per un consistente lasso di tempo.
Nel caso di specie, le prove avevano dimostrato l’uso estensivo da parte dei media e del pubblico del segno 乔丹proprio per individuare il famosissimo cestista americano e, su questa base, la Corte ha innanzitutto riconosciuto il nome Michael Jordan quale diritto anteriore da tutelare rispetto al marchio depositato da Quiaodan e, quindi, meritevole di tutela.
Sotto il profilo della teoria del frutto dell’albero avvelenato, la sentenza si rivela piuttosto interessante. Infatti, da un lato, la Corte ha osservato come la società Quiaodan avesse raggiunto un significativo giro d’affari grazie alla vendita di prodotti a marchio 乔丹 e che il pubblico fosse effettivamente in grado di riconoscere il packaging dei prodotti (ad esempio quello delle scarpe) recanti il marchio contestato come prodotto proveniente dalla società Quiaodan (non pareva perciò esservi una vera e propria “piena” confusione con i prodotti riconducibili a Michael Jordan).
Al contempo la Corte ha però osservato come, indipendentemente dal grado di reputazione raggiunto dal marchio 乔丹 presso il pubblico, la notorietà acquisita fosse il frutto, per così dire, di un “peccato originale”, ovvero di un successo ottenuto grazie anche allo sfruttamento del nome del cestista, nonché di una parziale confusione del pubblico che, almeno inizialmente, sarebbe incorso nell’errore di ritenere che vi fosse un collegamento tra il titolare del marchio e Michael Jordan[1].
In altre parole, il successo ottenuto dalla società Quiaodan, non costituiva il frutto di un’operazione commerciale del tutto onesta e trasparente e, pertanto, non sufficiente a superare la tutela riconosciuta in via prioritaria al diritto al nome.
La sentenza della Corte si rivela quindi un buon segnale per chi, come i titolari di marchi stranieri, si attende dagli enti competenti una risposta adeguata alla tutela della proprietà intellettuale in terra cinese.
[1] Inoltre, pare che sulla decisione della Corte abbia pesato il fatto che nel 2005 la società Quiaodan aveva ottenuto l’inserimento di un altro suo marchio (figura stilizzata di un cestista in movimento) nella lista di marchi celebri tenuta dall’ufficio marchi cinese. Un marchio considerato piuttosto simile ad un altro famoso marchio di Nike (figura stilizzata di un cestista in movimento)