Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.
Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, “meno battuti”.
In questa edizione, desideriamo cogliere l’occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.
Vietnam: HONDA vince un’opposizione senza aver depositato il proprio marchio
È sempre consigliabile per le imprese che si muovono sui mercati esteri o che comunque prevedono di farlo in futuro, provvedere con il deposito dei propri marchi nei territori di interesse.
Tuttavia anche qualora ciò non fosse accaduto, vi sono casi in cui si può riuscire ad ottenere tutela anche senza registrazione. E’ ciò che è accaduto recentemente alla società Honda Motor Co., Ltd con il marchio “ACURA” utilizzato per contraddistinguere un veicolo di lusso.
Il veicolo in questione fu lanciato sul mercato statunitense negli anni ’80 come primo veicolo di lusso e, con il trascorrere del tempo, “ACURA” ha acquisito una certa popolarità nel settore dell’automobile.
Qualche tempo fa la società Honda è venuta a conoscenza del fatto che il marchio “ACURA” era stato depositato in Vietnam da un terzo (tale Sig.ra Tang Thuong Thao) per svariate classi, tra cui la 12 con riferimento a veicoli e parti di ricambio. Purtroppo Honda non aveva a sua volta depositato precedentemente un marchio a tutela del segno “ACURA”.
Inoltre, il segno non era inserito nella lista di “marchi celebri” dell’ufficio di proprietà intellettuale (“NOIP”): i veicoli “ACURA” erano infatti stati sviluppati in Nord America e Cina, ma non in Vietnam. Non vi era quindi documentazione ufficiale su cui far leva che attestasse la notorietà del marchio.
Ciononostante, i consulenti di HONDA – grazie anche alla fattiva collaborazione del loro cliente – hanno recuperato un significativo numero di informazioni e documenti relativi alla diffusione del segno “ACURA” nel mondo. Inoltre, tenuto conto del fatto che il marchio “ombrello” HONDA è, questo sì, da ritenersi marchio celebre anche in Vietnam, i consulenti di Honda hanno deciso di promuovere comunque opposizione contro il marchio depositato dalla Sig.ra Tang Thuong Thao sostenendo che quest’ultima non poteva non essere a conoscenza dell’uso diffuso e pregresso di “ACURA”.
La vertenza si è conclusa con il successo di HONDA che ha quindi ottenuto che il deposito venisse rigettato. Inoltre, grazie ai documenti depositati attestanti l’uso diffuso nel mondo, il marchio “ACURA” è stato inserito nella lista dei marchi celebri.
Questo caso è utile per ricordare che sebbene sia molto importante curare il deposito dei propri marchi, anche nell’eventualità in cui ciò non sia avvenuto, vi è la possibilità che il segno possa comunque essere tutelato con successo nei confronti di terzi che cerchino indebitamente di avvalersene.