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È probabile che la notizia recentemente diffusa anche da molti quotidiani nazionali riguardo la dichiarata decadenza del marchio “Lambretta” abbia fatto sussultare molti amatori del genere. Certo è che la sensazione per molti – non solo gli amatori - sia quella del sipario calato alla fine di un bellissimo spettacolo.
Può apparire sorprendente, ma il marchio “Lambretta”, sebbene piuttosto noto in Italia e all’estero, non ha infatti retto alla “scure” dell’istituto della decadenza per non uso. La Cassazione con sentenza 7970 dello scorso 28 marzo 2017 ha messo la parola fine ad una lunga diatriba sorta tra la società Brand Concern BV (“BC”) e la Scooters India Ltd (“SI”). Ricordiamo brevemente i fatti di causa: SI era titolare dei marchi nazionali “Lambretta” acquisiti dalla società British Motor Incorporation che, a sua volta, anni prima aveva incorporato la società Innocenti titolare delle registrazioni contestate e risalenti al 1948, 1968 e 1969. Dall’altro lato, la società BC nel 2007 aveva depositato domande di registrazione di marchio comunitario comprensive della parola “Lambretta” unitamente ad alcune varianti grafiche.
Senza entrare nei dettagli delle argomentazioni della Cassazione (alcune inerenti ad aspetti squisitamente processuali) possiamo dire che i giudici di legittimità hanno sostanzialmente affermato che la notorietà da sola non è sufficiente ad evitare la decadenza per non uso di un marchio. In altre parole, il fatto che il nome “Lambretta” fosse ancora ricordato dal pubblico non è bastato a “salvare” il marchio a seguito del mancato uso. La Cassazione ha infatti rilevato come la società Lambretta Italia S.p.A. avesse cessato di importare in Italia gli scooters fin dal 1985 e questa è stata la data ritenuta di intervenuta cessazione di uso effettivo del marchio. Sul punto la sentenza ribadisce un principio importante, ovvero “Non è dunque richiesto che il marchio, per decadere, abbia completamente perduto la sua capacità distintiva. Tale condizione, oltre a non essere prevista, e ad essere estranea (…) al senso della disciplina sulla decadenza, sarebbe, del resto, di problematica constatazione in concreto e genererebbe, in conseguenza, gravi difficoltà di ordine pratico. D’altro canto è sempre possibile che il consumatore conservi memoria di un marchio decaduto. Ma è significativo che tale circostanza non sia, in sé, nemmeno ostativa alla registrazione di un marchio ad esso identico o simile, essendo sufficiente, per il requisito della novità che il primo sia decaduto per ‘non uso’”.
Per completezza va precisato che la Cassazione si è espressa applicando la legge vigente al momento dei fatti, ovvero l’art. 41 del R.D. n. 929 che, a differenza delle modifiche introdotte successivamente nel 1992, non prevedeva che l’intervenuta decadenza potesse essere sanata con la ripresa tardiva dell’uso.
La Cassazione non ha infatti ritenuto possibile applicare la disciplina attualmente vigente e introdotta con la riforma del 1992 secondo la quale la decadenza per non uso può essere evitata qualora vi sia ripresa dell’uso effettivo del marchio prima che venga intrapresa l’azione giudiziale di decadenza. Più in particolare, condividendo la decisione della Corte d’Appello, la Cassazione ha ritenuto che l’uso del marchio fosse cessato nel 1985 (anno in cui terminò l’importazione dei veicoli in Italia) e che nel 1988 si fosse compiuto il processo di decadenza.
La Cassazione ha inoltre ricordato che la mera rinnovazione della registrazione (ovvero il cd “rideposito”) non è di per sé sufficiente a superare la sanzione della decadenza prevista dal legislatore.
Questa sentenza, ancora una volta, consente quindi di ribadire quanto sia importante l’uso effettivo del marchio che si concretizza in particolare con la vendita (non sporadica) di prodotti e servizi contraddistinti dal marchio registrato, ma anche con attività di investimenti pubblicitari. Il tutto dovrà poi essere agevolmente documentabile in caso di contenzioso. È quindi fondamentale che i titolari di marchi archivino scrupolosamente la documentazione comprovante l’uso del segno. Tale documentazione può essere costituita da cataloghi, fatture, contratti di licenza e ogni altra tipologia di documentazione in grado di comprovare l’uso effettivo in relazione al periodo di interesse.