201902.22
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale



Lo scorso 14 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2015/2436 del 16/12/2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e per l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 2015/2424 recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario.

Tale attuazione è da considerarsi un ulteriore passo avanti nel recepimento delle normative comunitarie da parte di tutti gli ordinamenti nazionali, ivi compresa l’Italia che allinea ulteriormente il nostro Codice della Proprietà Industriale alla normativa europea vigente.

Tra le varie novità introdotte dal decreto desideriamo attirare la vostra attenzione sulla modifica relativa all'onere della prova nell'ambito dell’azione di decadenza per mancato uso.

Brevemente, per comprendere cosa si intenda per decadenza, il Codice della Proprietà Industriale al suo art. 24 ci indica quanto segue:

"A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mandato uso non sia giustificato da un motivo legittimo".

Nell'ambito della procedura volta a dimostrare tale assenza d’uso, l’art. 121 CPI al suo comma 1 recita:

"L’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo".

In base a tale disposizione, colui che promuove l’azione di decadenza deve dimostrare l’assenza di uso da parte del titolare del marchio oggetto di contestazione.

Il recepimento della direttiva di cui vi stiamo dando notizia comporta invece un’inversione dell’onere della prova, che volge ora in capo al titolare del marchio che ha subito l’azione.

Possiamo quindi dire che sarà “onere e onore” del titolare del marchio dimostrare che ne è stato fatto un uso effettivo e serio nei cinque anni di riferimento al fine di preservarne la registrazione.

Tenuto conto della suddetta novità, ci preme ancor più ribadire l’importanza di talune attività spettanti in capo al titolare del marchio:

  • Richiedere e ottenere la protezione dei propri marchi nella versione grafica / verbale come effettivamente in uso nell'attività commerciale, verificando con i nostri consulenti la protezione dei vari restyling man mano che intervengono in Italia e laddove se ne faccia un uso effettivo;
  • Valutare tutte le prove attestanti l’uso dei propri marchi in relazione agli specifici prodotti / servizi protetti, catalogarle e conservarle nel tempo al fine di tutelarsi in caso di qualsivoglia contestazione di terzi per non uso.

Rendendoci conto dell’importanza e della complessità dell’intero scenario, i nostri consulenti marchi si confermano a vostra completa disposizione per valutare insieme a voi l’attuale assetto del vostro portafoglio marchi in Italia, come anche all'estero, e la miglior tutela e strategia di protezione.