Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
L’uscita del Regno Unito dall’UE ormai è cosa nota.
Nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale, e nello specifico dei marchi, gli effetti di cui siamo già a conoscenza sono in sostanza i seguenti: tutti i marchi dell’Unione Europea registrati entro il 31 dicembre 2020 sono stati oggetto di clonazione automatica sul Registro Marchi UK (medesimo marchio, medesimo titolare, medesima data di deposito, di registrazione e – di conseguenza – di rinnovo) con effetto a far data dal 1° gennaio 2021. Gli originari marchi europei restano invece pienamente validi nei 27 paesi dell’Unione Europea, Regno Unito escluso.
Proviamo ora a fare il punto sulle conseguenze Brexit circa le prove d’uso ammissibili in relazione ai marchi registrati in Unione Europea e poi clonati in UK.
In relazione alla decadenza per non uso, infatti, sia i marchi dell'Unione Europea che quelli del Regno Unito si intendono vulnerabili alle azioni di cancellazione su azione di terzi a partire da 5 anni dopo la loro data di registrazione, in assenza di un uso serio e continuato sul territorio rilevante.
La data del 1° gennaio 2021 è da considerarsi quindi uno spartiacque importante per stabilire il territorio rilevante ai fini di provare un valido uso del marchio.
L’uso effettivo del marchio che è stato fatto nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020, può essere invocato per dimostrare l’uso effettivo di una registrazione di marchio dell’Unione Europea in tutti i 28 Paesi che ne facevano parte fino a quella data, incluso quindi il Regno Unito. Per contro, l’uso che viene fatto del marchio nel Regno Unito a partire da tale data (ossia in pratica l’uso che ne viene fatto oggi), varrà solamente come prova dell’uso a favore della registrazione di marchio originatasi nel Regno Unito a seguito della Brexit. Così pure l’uso che viene fatto oggi di un marchio nell’Unione Europea, non potrà essere invocato per dimostrare l’uso del marchio nel Regno Unito, non facendo più parte quest’ultimo dell’UE.
Occorrerà tenere presente pertanto che gli usi correnti del marchio - rispettivamente in UK e in UE – sono diventati rilevanti per dimostrare l’uso del marchio nel rispettivo territorio.
È dunque importante fin d’ora pianificare per i mesi e gli anni a venire un progetto di uso reale ed effettivo del segno nei rispettivi territori di competenza UE e UK, così da evitare il rischio di decadenza per mancato utilizzo del marchio corrispondente, in particolare nel caso di contestazioni avanzate da terze parti che ambiscono all’uso nel commercio di segni identici o comunque confondibili.
I nostri professionisti sono a vostra disposizione per rispondere ad ogni vostro quesito e per fornirvi ogni indicazione possa esservi utile sul punto.