Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Trade Secrets: Tutela giuridica di un asset strategico*
In un'economia sempre più fondata sulla conoscenza, una parte rilevante del valore di un'impresa non è necessariamente incorporata in un brevetto, in un marchio o in un altro diritto di proprietà intellettuale registrato. Tecnologie, processi produttivi, algoritmi, formule, dati, informazioni commerciali, strategie di mercato e conoscenze organizzative possono rappresentare un patrimonio altrettanto rilevante, pur non essendo destinati alla divulgazione. È in questo spazio che si colloca la tutela dei trade secrets, o segreti commerciali.
La Direttiva (UE) 2016/943 definisce il segreto commerciale sulla base di tre requisiti cumulativi: l'informazione deve essere segreta, deve avere valore commerciale in quanto segreta e deve essere stata sottoposta a misure ragionevoli, secondo le circostanze, per mantenerla tale. La definizione è ampia e comprende informazioni di natura tecnologica, commerciale e organizzativa.
A differenza di brevetti e marchi, la tutela del trade secret non nasce da una registrazione, ma dalla capacità del titolare di mantenere l'informazione riservata. Non esiste quindi un registro dei segreti commerciali: la protezione permane finché ne sussistono i requisiti.
Quando un'informazione è un trade secret?
Il primo requisito è la segretezza. L'informazione non deve essere generalmente nota né facilmente accessibile alle persone che normalmente si occupano di quel tipo di informazioni. Anche una particolare combinazione di elementi, singolarmente conosciuti, può essere protetta quando la loro configurazione non sia generalmente nota o accessibile.
Il secondo requisito è il valore commerciale derivante dalla segretezza. Può trattarsi, ad esempio, di una tecnologia, una formula, un processo industriale, un algoritmo, un database, una lista clienti, un business plan o una strategia commerciale.
Il terzo requisito, con importanti implicazioni pratiche, è l'adozione di reasonable steps per mantenere l'informazione segreta.
Confidentiality + reasonable measures
È un errore considerare la riservatezza come una questione esclusivamente contrattuale, da risolvere inserendo una clausola di confidentiality in un contratto di lavoro o in un accordo commerciale. La riservatezza deve essere considerata come un processo aziendale.
Un'informazione non diventa un trade secret semplicemente perché l'impresa la definisce "confidenziale": occorre poter dimostrare di aver concretamente adottato misure adeguate per proteggerla.
La ragionevolezza delle misure dipende dalla natura e dal valore dell'informazione, dalla struttura dell'impresa, dai soggetti che vi accedono e dalle modalità con cui viene conservata e condivisa. Possono assumere rilievo la classificazione delle informazioni, le limitazioni degli accessi, le procedure interne, gli accordi di riservatezza, le clausole contrattuali, i sistemi di sicurezza informatica e le misure di sicurezza fisica.
Non è necessario creare un sistema di protezione assoluto. È però necessario poter dimostrare che l'impresa considera realmente riservata l'informazione e ne riconosce il valore.
Questo distingue i trade secrets dagli altri principali strumenti di proprietà intellettuale. Il brevetto attribuisce un diritto esclusivo in cambio della divulgazione dell'invenzione e per una durata determinata; il segreto commerciale preserva invece il valore economico proprio attraverso la non divulgazione. Il copyright protegge la forma espressiva di un'opera, mentre il marchio tutela un segno distintivo.
Gli strumenti possono tuttavia coesistere nella medesima strategia IP. Un'impresa può brevettare alcuni aspetti di una tecnologia e mantenere segreti altri elementi, come specifiche modalità di produzione o parametri di ottimizzazione. La scelta deve essere valutata caso per caso, anche considerando che la domanda di brevetto comporta la divulgazione dell'invenzione.
Trade secrets e know-how
Il trade secret è strettamente collegato, ma non necessariamente coincidente, con il know-how.
Il know-how può comprendere conoscenze tecniche, operative e organizzative che consentono di sviluppare, produrre o commercializzare un prodotto o servizio. Quando tali conoscenze soddisfano i requisiti di segretezza, valore commerciale e misure ragionevoli di protezione, possono rientrare nella nozione giuridica di trade secret.
Per l'impresa, quindi, la domanda non dovrebbe essere soltanto "quali brevetti possediamo?", ma anche "quali informazioni conosciamo che i nostri concorrenti non conoscono?".
Chi controlla l'informazione?
Un ulteriore elemento riguarda ownership and access.
Dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, sviluppatori, fornitori e partner commerciali possono avere accesso a porzioni del patrimonio informativo dell'impresa. L'accesso, tuttavia, non dovrebbe equivalere automaticamente alla disponibilità dell'informazione.
Occorre distinguere tra chi ha bisogno di conoscere un'informazione e chi semplicemente potrebbe accedervi. Il principio del "need to know" è quindi centrale: ridurre e controllare la circolazione delle informazioni significa ridurre anche il rischio di perdita della segretezza.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai rapporti di lavoro. La tutela dei trade secrets non può trasformarsi in una limitazione generalizzata della mobilità professionale: la disciplina europea non consente di impedire ai lavoratori di utilizzare informazioni che non costituiscono trade secrets, né l'esperienza e le competenze acquisite onestamente nel normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trade secret come business process
Da questa prospettiva emerge un principio essenziale: proteggere un trade secret non significa semplicemente firmare un NDA.
L'NDA è uno strumento importante, ma costituisce soltanto una componente di un sistema più ampio. Una protezione efficace richiede che l'impresa sappia identificare le informazioni strategiche, stabilire chi può accedervi, definirne le modalità di utilizzo, controllarne la circolazione e documentare le misure adottate.
La gestione dei trade secrets dovrebbe quindi entrare nei processi ordinari di IP management, HR, procurement, cybersecurity, compliance e gestione dei rapporti con clienti e partner.
Il nuovo caveat: AI e circolazione delle informazioni
Questo approccio assume ancora maggiore rilevanza nell'attuale contesto tecnologico. L'intelligenza artificiale sta aumentando la quantità di informazioni che possono essere raccolte, elaborate e trasferite, introducendo nuovi rischi per la riservatezza. Dati proprietari, documentazione tecnica, codice sorgente, modelli, dataset e processi interni possono entrare nei sistemi AI attraverso attività apparentemente ordinarie, come l'utilizzo di strumenti di generative AI da parte dei dipendenti.
Anche l'AI Act europeo riconosce la necessità di tutelare informazioni commerciali riservate e trade secrets.
Per le imprese, quindi, la domanda non può più limitarsi a dove sono conservate le informazioni, ma deve estendersi a chi può utilizzarle, con quali strumenti e verso quali sistemi possono essere trasferite.
Il segreto commerciale non è, in definitiva, semplicemente ciò che l'impresa decide di non divulgare. È un asset strategico che conserva valore proprio perché l'impresa è capace di governarne la conoscenza e la circolazione. La tutela giuridica rappresenta il punto di arrivo di questo processo; la sua effettività dipende, prima ancora, dalla capacità dell'organizzazione di sapere cosa deve proteggere e di dimostrare di averlo realmente protetto.
* con il contributo dell’Avv. Mattia Dalla Costa e dell’Avv. Alessia Ferraro (CBA - www.cbalex.com)