Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
UAE: La Classe 33 diventa registrabile per le Bevande alcoliche
Una novità che apre nuove possibilità di tutela per i marchi del beverage e rende opportuno rivedere portafogli e sistemi di monitoraggio.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto alla registrazione dei marchi in Classe 33 per le bevande alcoliche. L’Ufficio marchi locale accetta ora domande di registrazione di marchio in tale classe secondo la procedura ordinaria, superando una limitazione che, fino ad oggi, aveva imposto ai titolari di marchi del settore strategie di protezione alternative, quali ad esempio limitarsi alla protezione del proprio marchio per bibite in classe 32.
Per le imprese italiane attive nei settori vino, spirits, birra, food & beverage, hospitality e luxury, si tratta di un cambiamento da tenere in considerazione nella gestione dei propri portafogli.
Classe 32 e Classe 33: la differenza
La distinzione tra le due classi è importante.
La Classe 32 comprende birre, acque minerali e gassate, bevande analcoliche, bevande a base di frutta e altri preparati per la produzione di bevande.
La Classe 33 comprende invece le bevande alcoliche, ad eccezione della birra: vi rientrano, ad esempio, vini, liquori e distillati.
La novità riguarda la possibilità di ottenere ora la registrazione del marchio anche per la birra in Classe 32, possibilità che in precedenza era preclusa. Per le altre principali categorie di bevande alcoliche, come vini, liquori e distillati, la nuova prassi consente invece di richiedere direttamente la protezione in Classe 33.
Cosa cambia per i marchi già registrati?
Negli anni molti titolari hanno ottenuto registrazioni in Classe 32 perché la Classe 33 non era disponibile.
Questi diritti non perdono automaticamente valore: continuano a far parte del portafoglio e possono assumere rilievo anche nell'esame di successive domande in classi correlate.
La nuova possibilità di deposito richiede però di valutare se la protezione esistente sia ancora adeguata. Per i marchi più importanti può essere opportuno considerare un deposito aggiuntivo in Classe 33, senza necessariamente abbandonare le registrazioni già ottenute in Classe 32.
La valutazione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della rilevanza commerciale del marchio, dei prodotti effettivamente o potenzialmente commercializzati e della struttura complessiva del portafoglio internazionale.
Nuove opportunità, ma anche nuovi conflitti
L'apertura della Classe 33 potrebbe portare a un aumento delle domande di registrazione per vini, spirits e altre bevande alcoliche.
Questo crea una nuova esigenza di monitoraggio dei depositi di terzi. Marchi che fino ad oggi non potevano essere depositati in Classe 33 potranno infatti essere oggetto di nuove domande, con il possibile emergere di conflitti con marchi già utilizzati o registrati.
Particolare attenzione merita quindi il rapporto tra vecchi diritti in Classe 32 e nuove domande in Classe 33. Sarà importante osservare come questa interazione verrà concretamente valutata durante l'esame delle domande, anche considerando la natura dei prodotti, l'anteriorità dei diritti e, ove rilevanti, l'uso e la notorietà dei marchi.
Per i titolari di marchi di maggiore importanza commerciale, diventa pertanto consigliabile valutare un servizio di sorveglianza specifico almeno sulle Classi 32 e 33.
Un'occasione per rivedere il portafoglio
La novità offre anche l'occasione per fare una verifica più generale della strategia di protezione.
Un elemento particolarmente utile per le imprese italiane è che gli Emirati Arabi Uniti sono designabili attraverso il Sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. La nuova possibilità di protezione in Classe 33 potrà quindi essere valutata anche nell'ambito dei portafogli gestiti attraverso registrazioni internazionali, oltre che mediante domande nazionali.
Cosa suggeriamo alle imprese:
- Mappare i diritti esistenti: verificare quali marchi siano già protetti e in quali classi.
- Individuare le lacune: identificare i marchi strategici che non dispongono di una protezione diretta in Classe 33.
- Valutare nuovi depositi: considerare la Classe 33 per house marks, brand principali e nomi di prodotto rilevanti, anche nell'ambito di eventuali designazioni internazionali.
- Preservare i diritti esistenti: valutare caso per caso l'opportunità di mantenere le registrazioni in Classe 32 già ottenute.
- Attivare il monitoraggio: attivare servizi di sorveglianza per individuare tempestivamente domande identiche o simili, con particolare attenzione alle Classi 32 e 33.
- Coordinare il portafoglio internazionale: verificare che la protezione negli Emirati sia coerente con quella adottata negli altri principali mercati.
Non si tratta quindi di apportare modifiche radicali al proprio portafoglio, ma di stabilire quali marchi meritino una protezione aggiuntiva alla luce del loro valore commerciale e delle prospettive di sviluppo nel mercato.
Un cambiamento che non si estende automaticamente agli altri Paesi arabi
La nuova prassi riguarda gli Emirati Arabi Uniti e non comporta un'analoga apertura negli altri Paesi della regione.
In particolare, le bevande alcoliche restano soggette a restrizioni in altre giurisdizioni, tra cui Arabia Saudita e Kuwait. Le strategie di protezione devono quindi continuare a essere valutate Paese per Paese.
Infine, è importante ricordare che registrazione del marchio e autorizzazione alla commercializzazione sono due piani distinti. La registrazione in Classe 33 tutela il segno distintivo, ma non autorizza di per sé l'importazione, distribuzione, pubblicità o vendita di bevande alcoliche, che restano soggette alle normative e alle autorizzazioni applicabili.
Per i titolari di marchi nel settore beverage, la disponibilità della Classe 33 rappresenta quindi un'occasione per riesaminare la protezione dei propri marchi, individuare eventuali lacune e rafforzare il monitoraggio di possibili conflitti.
I professionisti di INTERPATENT sono a disposizione per supportare le imprese nella valutazione dei propri portafogli e delle strategie di tutela negli Emirati Arabi Uniti.