Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Come risolvere le controversie di diritti di proprietà intellettuale in modo rapido, economico e sicuro con la mediazione
Anche nell’ambito della proprietà intellettuale (PI), le controversie possono diventare lunghe, costose e complesse. Tuttavia, esiste uno strumento efficace e sempre più utilizzato per risolvere i conflitti: la mediazione.
Cos’è la mediazione?
La mediazione è un procedimento extragiudiziale volontario che consente alle parti coinvolte in una controversia di trovare un accordo con l’aiuto di un mediatore neutrale e qualificato. È una soluzione alternativa al tradizionale processo giudiziario, pensata per essere più rapida, economica e riservata, e focalizzata sugli interessi commerciali.
Perché scegliere la mediazione?
- Risparmio di tempo: la mediazione può concludersi in pochi mesi, molto più rapidamente rispetto ai lunghi tempi della giustizia ordinaria.
- Riduzione dei costi: evitando spese legali elevate e costi processuali, la mediazione è economicamente più sostenibile del tradizionale processo giudiziario.
- Controllo totale: sono le parti a costruire insieme la soluzione, con la guida di un mediatore esperto, senza lasciare la decisione a un giudice esterno.
- Riservatezza: tutto ciò che viene discusso resta confidenziale, proteggendo la reputazione delle parti coinvolte e i segreti aziendali.
- Flessibilità e personalizzazione: offre la possibilità di trovare accordi su misura, anche mediante soluzioni innovative non previste dalla legge.
- Efficacia legale: l’accordo raggiunto ha valore vincolante e può essere eseguito immediatamente.
- Vantaggi fiscali importanti:
- l’accordo di mediazione è esente dal pagamento dell’imposta di registro fino a un valore di 100.000 euro;
- gli atti, documenti e provvedimenti relativi alla mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa o spesa;
- è riconosciuto un credito d’imposta sia sull’indennità pagata all’organismo di mediazione sia sui compensi legali, se la procedura si conclude con un accordo.
Mediazione presso l’EUIPO
L’EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) ha istituito nel 2023 un Centro di mediazione dedicato alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution) su marchi, disegni e modelli dell’Unione Europea.
Grazie ad un processo di rafforzamento graduale dei servizi di mediazione offerti dall’EUIPO, culminato il 2 giugno 2025, le parti coinvolte in qualsiasi procedimento inter-partes dinanzi all'EUIPO, che si tratti di procedimenti di opposizione o annullamento di primo o secondo grado relativi a marchi dell'Unione Europea o di procedimenti di nullità di disegni e modelli registrati dell'Unione Europea (EUD), possono ora richiedere la mediazione per risolvere la loro controversia in modo amichevole ed efficace.
Inoltre, con lo scopo di rendere i servizi di mediazione più accessibili ed efficienti, gli stessi – inizialmente riservata ad alcune categorie (come le PMI) – sono stati resi disponibili per tutte le parti coinvolte e sono ora fruibili anche interamente online, tramite la piattaforma ADR dedicata.
L'EUIPO ha altresì promosso una maggiore sensibilizzazione sull'importanza della mediazione come metodo alternativo di risoluzione delle controversie, incoraggiando le parti a considerarla come prima opzione.
Durante la mediazione, i procedimenti pendenti vengono sospesi, permettendo alle parti di concentrarsi sulla ricerca di un accordo amichevole. Il Centro di mediazione offre mediatori qualificati e procedure in diverse lingue, garantendo un percorso rapido, riservato e specializzato nella tutela dei diritti di PI a livello europeo.
Altro aspetto non trascurabile è la capacità della mediazione di includere, oltre alle controversie relative a marchi e design, anche conflitti paralleli che coinvolgono le stesse parti e altri diritti di proprietà intellettuale (come il diritto d'autore, i nomi di dominio e i brevetti), o qualsiasi altra disputa correlata pendente tra le parti in qualsiasi giurisdizione. Questa flessibilità rende la mediazione uno strumento ancora più strategico per risolvere in un’unica sede questioni complesse e transfrontaliere, favorendo soluzioni globali, rapide e su misura che tengano conto dell’intera relazione tra le parti, riducendo il rischio di conflitti frammentati e decisioni contrastanti tra diverse giurisdizioni.
Mediazione presso l’OMPI
L’OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale), attraverso il suo Centro di arbitrato e mediazione, offre da tempo un servizio internazionale volto a risolvere, mediante metodi alternativi, controversie in materia di proprietà intellettuale, inclusi marchi e brevetti.
La procedura dinanzi all’OMPI è flessibile e adatta a dispute transfrontaliere complesse, che possono includere questioni tecniche, ad esempio legate alla valutazione di tecnologie, ad aspetti ingegneristici o alla definizione di termini contrattuali specifici nel contesto di licenze e trasferimenti di tecnologia. I mediatori dell’OMPI, esperti a livello globale, possiedono infatti le competenze adeguate per affrontare tali questioni. Inoltre, qualora la mediazione non porti ad un accordo, è possibile passare all’arbitrato, garantendo così una soluzione completa e integrata delle controversie.
Mediazione in Italia
Anche dinanzi all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) si può richiedere la mediazione per risolvere controversie relative a marchi e brevetti.
Il sistema italiano di mediazione civile – applicabile anche a controversie in ambito commerciale e di proprietà intellettuale – è stato recentemente aggiornato con l’entrata in vigore, dal 25 gennaio 2025, del D.Lgs. 216/2024, noto come "correttivo Cartabia". Il decreto ha introdotto diverse importanti innovazioni, tra cui:
- l’estensione della durata massima della procedura di mediazione da 3 a 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi, previo accordo scritto tra le parti;
- la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione da remoto, tramite collegamento audiovisivo che assicuri piena udibilità e visibilità reciproca delle parti. Sono inoltre previste regole precise sulla sottoscrizione degli atti e l'omologazione degli accordi raggiunti.
Il suddetto decreto ha reso più attraente l’utilizzo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione e l’arbitrato, per le aziende che operano nel settore della proprietà intellettuale. Inoltre, tali strumenti, grazie alla loro flessibilità, si adattano a contesti internazionali, risultando particolarmente efficaci per controversie transfrontaliere poiché facilitano accordi che superano le complessità di giurisdizioni multiple.
Mediazione presso il TUB
Anche presso il TUB (Tribunale Unificato dei Brevetti), il tribunale specializzato in contenziosi in materia di brevetti Europei e Unitari, attualmente comune a diciotto Stati membri dell'UE, sarà possibile ricorrere a procedure alternative per risolvere le controversie, grazie al suo Centro di mediazione ed arbitrato brevettuale (PMAC).
Il PMAC, che opera con due sedi a Lubiana (Slovenia) e Lisbona (Portogallo), offrirà supporto istituzionale e strutture per la risoluzione di dispute brevettuali rientranti nella giurisdizione del TUB e altre controversie relative ai brevetti europei con effetto unitario.
Attualmente, il PMAC sta procedendo verso la piena operatività, prevista per l'inizio del 2026, definendo le regole, che dovrebbero prevedere la possibilità di procedimenti interamente online, flessibilità per adattarsi ai singoli casi specifici e disposizioni speciali per controversie che coinvolgono brevetti essenziali (SEP) e licenze FRAND.
Sebbene l'ambito di competenza principale sia coincidente con quello del Tribunale Unificato dei Brevetti, includendo brevetti europei "classici", brevetti europei con effetto unitario e certificati protettivi complementari (SPC), non è escluso che il PMAC possa gestire anche questioni connesse che coinvolgono altre privative intellettuali o diritti di concorrenza (come l'abuso di posizione dominante), favorendo una risoluzione globale delle controversie.
In sintesi, ciò che si nota è una generale tendenza al sostegno e alla promozione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come mediazione e arbitrato, con un ampliamento e una modernizzazione dei servizi offerti, sia a livello europeo con l'EUIPO e il TUB, che a livello nazionale italiano, con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla durata e alla flessibilità nelle modalità di svolgimento delle procedure.
I nostri consulenti potranno assistervi nell’ottenere maggiori informazioni a riguardo e nell’avviare e gestire la mediazione, aiutandovi a scegliere la soluzione più adatta alle Vostre esigenze e a tutelare i Vostri diritti di proprietà intellettuale senza dover affrontare lunghi e incerti contenziosi.