Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Divulgare prima di brevettare: il "Grace Period" tra ancora di salvataggio e campo minato
Nel mondo dei brevetti esiste un dogma quasi religioso: la novità assoluta. Secondo questo principio, un’invenzione per essere brevettabile non deve essere mai stata resa pubblica in alcun modo – né con un articolo scientifico, né con un post sui social, né tantomeno con una fiera di settore – prima della data di deposito della domanda di brevetto.
Tuttavia, errare è umano. Capita che l'entusiasmo di un ricercatore o la necessità commerciale di presentare un prototipo superino la prudenza legale. Cosa succede se l'invenzione viene divulgata "troppo presto"? È tutto perduto? La risposta è: "Dipende da dove ti trovi". Entriamo nel complesso mondo del Grace Period (periodo di grazia).
Il requisito della novità: il pilastro (spesso) infrangibile
Per l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e per l’Italia, la novità è un requisito oggettivo e assoluto. Qualsiasi cosa resa accessibile al pubblico prima del deposito distrugge la brevettabilità. È una regola ferrea che garantisce certezza ai terzi: se una tecnologia è pubblica, chiunque deve poterla usare senza temere rivendicazioni future. Ma non tutto il mondo ragiona così.
Il Grace Period: tre approcci globali
Alcuni ordinamenti riconoscono che il "peccato" della pre-divulgazione meriti una possibilità di redenzione. Sebbene il panorama in tema di “Grace Period” sia estremamente vario – come evidenziato anche nel dettagliato prospetto comparativo fornito dal WIPO, utile per chi desidera approfondire le specificità di ogni singola giurisdizione – è possibile classificare il Grace Period (GP) in tre macro-categorie.
- Il modello “nordamericano” (USA, Canada)
Negli Usa e in Canada, il Grace Period è visto come un diritto dell'inventore. Se l'inventore (o chi ha ottenuto l'informazione da lui) divulga l'invenzione, ha 12 mesi di tempo per depositare la domanda. In questo lasso di tempo, la sua stessa divulgazione non "brucia" la novità del suo brevetto. Inoltre, anche divulgazioni ad opera di terzi e derivanti dalla divulgazione iniziale dell’inventore non rientrano nello stato dell’arte.
- Il modello “Pacifico” (Australia, Giappone, Corea del Sud)
In Australia, Giappone e Corea del Sud, il Grace Period esiste (12 mesi per Giappone e Corea del Sud, 6 o 12 mesi per l’Australia) ma è spesso limitato a casi specifici ed è accompagnato da oneri formali. Ad esempio, è necessario presentare una dichiarazione al momento del deposito indicando quali divulgazioni si intendono "graziare". Inoltre, in questi paesi il Grace Period non protegge da divulgazioni fatte da terzi in modo indipendente. In definitiva, si tratta di una rete di sicurezza, ma non una licenza di trascuratezza.
- Il modello “conservatore” (Europa, Cina, India)
L'Europa (attraverso l'EPO) e paesi come Cina e India prevedono un Grace Period estremamente ristretto. In genere, la "grazia" scatta solo in due casi:
- Un evidente abuso ai danni del richiedente (es. spionaggio industriale o violazione di un accordo di riservatezza);
- L'esposizione in mostre internazionali ufficialmente riconosciute (eventi rari e molto specifici).
Al di fuori di questi casi, la pre-divulgazione in questi Paesi è solitamente fatale.
Il "trucco" di San Marino: una porta sul mercato italiano
Esiste un'anomalia normativa interessante che ogni azienda italiana dovrebbe conoscere. La Repubblica di San Marino prevede nel suo ordinamento un Grace Period di 6 mesi per divulgazioni effettuate dall'inventore.
Perché dovrebbe interessarvi? Perché grazie alla storica Convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 tra Italia e San Marino, i brevetti ottenuti a San Marino possono essere azionati sul territorio italiano. Se un'azienda italiana ha divulgato accidentalmente un'invenzione, non può più ottenere un brevetto italiano valido. Tuttavia, potrebbe depositare una domanda di brevetto a San Marino, sfruttando il periodo di grazia, e poi, teoricamente, azionare il brevetto sanmarinese sul suolo italiano. È una strategia complessa, da maneggiare con estrema cautela, ma rappresenta un'ultima spiaggia preziosa.
Considerazioni strategiche: vantaggi e problematiche
Nei paesi che lo prevedono, il Grace Period è un’opportunità in quanto protegge le aziende da dipendenti troppo zelanti o fughe di notizie, permette ai ricercatori di pubblicare su riviste scientifiche senza precludere immediatamente lo sfruttamento commerciale dei risultati e consente di testare l'interesse del mercato o cercare investitori mostrando il prodotto "apertamente" prima di sostenere i costi di una strategia brevettuale globale.
Il Grace Period non è però la panacea. Se venisse esteso universalmente senza regole rigide, porterebbe a una grande incertezza del diritto. Si pensi ad un’azienda che vede un prodotto sul mercato, verifica che non sia brevettato e investe nella produzione, salvo poi scoprire che è stata depositata, successivamente alla comparsa del prodotto sul mercato, una domanda di brevetto che rivendica proprio quel prodotto. Inoltre, le analisi di Libertà di Attuazione (Freedom to Operate), volte proprio a verificare che un prodotto possa essere immesso sul mercato senza rischi di contraffazione, diventerebbero molto più onerose e incerte.
La mancanza di armonizzazione sul tema è in generale un grande problema. A fronte di un commercio globale, la presenza di normative brevettuali frammentate rende il portafoglio brevettuale non uniforme e, spesso, si traduce in una potenziale trappola per le aziende che operano su più mercati.
Conclusioni
Il Grace Period è come un paracadute di emergenza: è vitale averlo quando l'aereo è in fiamme, ma è fondamentale accertarsi che funzioni in tutti i Paesi in cui si intende atterrare.
Per andare sul sicuro, la nostra raccomandazione rimane invariata: mantenere la massima riservatezza fino al deposito della domanda di brevetto. Tuttavia, se il "danno" è fatto, il Grace Period, nella misura prevista dai vari paesi, rappresenta uno strumento per mitigarne le conseguenze.
Il nostro Studio è naturalmente a vostra disposizione per analizzare casi specifici e assistervi tempestivamente qualora doveste riscontrare problematiche inerenti a una pre-divulgazione, individuando le migliori strategie di rimedio ancora percorribili a livello nazionale e internazionale.