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Lamborghini vs. Lamborghini: quando il cognome famoso diventa un ostacolo
Il cognome “Lamborghini” è noto al pubblico italiano principalmente per la sua associazione con la famiglia di Ferruccio Lamborghini, imprenditore italiano fondatore, nel 1963, della celebre casa automobilistica Automobili Lamborghini S.p.A.
La famiglia Lamborghini, tuttavia, non detiene più il controllo del marchio (oggi sotto il controllo della casa tedesca Audi) e una delle nipoti di Ferruccio, Elettra, ha intrapreso un percorso professionale differente rispetto alla tradizione familiare, diventando una celebre influencer, cantante e showgirl.
Dato il suo successo a livello internazionale, il 2 maggio 2019, Elettra ha depositato la domanda di marchio “ELETTRA LAMBORGHINI” dinnanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) al fine di tutelare il suo nome e sfruttarlo economicamente. Il marchio è stato depositato nelle classi 03 (tra cui creme, profumi e cosmetici), 09 (tra cui CD musicali, bilance, calcolatrici, caschi), 18 (tra cui borse, beauty case, zaini), 25 (tra cui articoli di abbigliamento, calzature) e 41 (tra cui servizi di istruzione, organizzazione di eventi e di concerti).
Il 5 dicembre dello stesso anno, però, la società Automobili Lamborghini S.p.a. ha avanzato opposizione contro tale domanda di marchio, contestando la registrazione della medesima per tutti i prodotti e servizi rivendicati.
L’opposizione è stata basata sui marchi anteriori della nota casa automobilistica, tra cui il marchio verbale “LAMBORGHINI” ed il marchio figurativo,
registrati anche per prodotti nelle classi 03, 08, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 34.
Nel contestare la registrazione, la Automobili Lamborghini ha evidenziato la rinomanza dei marchi Lamborghini che contraddistinguono una delle più importanti case automobilistiche al mondo, depositando a tal fine apposita documentazione, ed ha sottolineato la somiglianza tra i marchi contrapposti considerato che il cuore dei medesimi è costituito dal cognome LAMBORGHINI.
La normativa italiana (articolo 12 comma 1 lettera e) c.p.i.) accorda, infatti, una c.d. tutela extra-merceologica ai marchi che godono di notorietà prevedendo che possano togliere la novità ad un marchio successivo quando quest’ultimo sia identico o simile al marchio notorio, per prodotti identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
Il marchio che gode di rinomanza è, quindi, un marchio che ha raggiunto un elevato grado di notorietà e fama tale da beneficiare di una protezione legale rafforzata, che si estende oltre i prodotti o servizi per cui è stato registrato. Questo tipo di marchio gode infatti di uno "stato di rinomanza" che gli consente una tutela estesa anche in settori merceologici differenti da quelli originari ed anche in assenza di un rischio di confusione per il pubblico, allo scopo di impedire l'uso non autorizzato che possa sfruttarne indebitamente la notorietà o danneggiarne l'immagine. Tuttavia, occorre che non vi sia un “giusto motivo” per l’uso da parte del terzo e quest’ultimo deve necessariamente trarre vantaggio o arrecare un pregiudizio alla notorietà del marchio rinomato.
Per contro, la showgirl ha sostenuto che la presenza del nome ELETTRA era elemento sufficiente per scongiurare il rischio di confusione “considerato che il marchio richiesto ELETTRA LAMBORGHINI induce il consumatore a pensare alla pop star, mentre il marchio AUTOMOBILI LAMBORGHINI induce il consumatore a pensare all’industria automobilistica”.
La Divisione Opposizione ha, però, accolto l’opposizione di Automobili Lamborghini S.p.a..
Secondo la Divisione, sussiste un rischio di confusione, stante la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni, riconducibili all’elemento comune “LAMBORGHINI”. Quest’ultimo, costituendo un patronimico, rappresenta – ad avviso dell’Ufficio – l’elemento distintivo dei segni. Il termine “automobili”, infatti, va considerato debole in quanto evocativo dei prodotti ed il nome “Elettra” gioca un ruolo minore nella comparazione tra i segni poiché al cognome viene in genere attribuita maggiore distintività rispetto al nome.
Giurisprudenza vuole, infatti, che in presenza di un marchio composto da nome e cognome, sia al cognome che si riserva più attenzione nel giudizio di confondibilità con un segno simile, con la conseguenza che nel caso di identità del solo cognome, sarà ritenuto comunque confondibile quel marchio patronimico che si differenzia solo per il nome.
Un marchio patronimico è un segno distintivo che consiste nel nome e cognome, o anche solo nel cognome, di una persona fisica. Viene considerato un marchio forte perché un nome e/o un cognome solitamente non hanno attinenza alcuna con i prodotti e/o servizi rivendicati dal marchio stesso.
In Italia, questo tipo di marchio è disciplinato dall'articolo 8 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), che stabilisce condizioni particolari per la registrazione di un marchio contenente un nome personale. Può essere, innanzitutto, registrato dal titolare del nome stesso, ma anche da terzi a determinate condizioni, purché l'uso non leda la fama, il credito o il decoro del titolare del nome.
In ragione di quanto sopra, l’Ufficio ha rigettato la domanda di marchio depositata da Elettra Lamborghini nella sua interezza.
Quest’ultima ha – tuttavia – impugnato la decisione affermando che nel caso di specie mancassero i presupposti previsti per l’applicazione dell’articolo 12 comma 1 lett. e) c.p.i. e la Commissione dei Ricorsi ha accolto il ricorso, ribaltando – quindi – la decisione di primo grado.
La Commissione ha rilevato che le due condizioni affinché possa applicarsi il predetto articolo 12 comma 1 lett. e) non fossero soddisfatte.
Ricordiamo che al fine di godere di una tutela extra-merceologica è necessario che l’uso del marchio successivo avvenga senza giusto motivo e che l’uso non autorizzato del marchio uguale o simile a quello celebre consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore.
Quanto alla prima condizione, Elettra Lamborghini sostiene – e la Commissione concorda - che il segno opposto coincide con il suo patronimico e che la possibilità di registrare il proprio nome come marchio è riconosciuta dall’articolo 8 del c.p.i..
Lo stesso articolo 8, al terzo comma, riconosce una tutela rafforzata al titolare del nome che sia divenuto notorio al di fuori dell'attività d'impresa, ossia "in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo", consentendo solo a quest'ultimo di registrare il proprio nome come marchio.
In sede di ricorso, Elettra Lamborghini ha depositato copiosa documentazione atta a dimostrare la notorietà acquisita dal suo nome in campo artistico e musicale. Sussisterebbe, pertanto, un “giusto motivo”.
In ordine alla seconda condizione, nella decisione si legge: “La circostanza che Elettra Lamborghini sia la nipote del fondatore della omonima casa automobilistica (Ferruccio Lamborghini) non avrebbe, sotto questo profilo, influito più di tanto sulla notorietà conquistata in ambito artistico e sui social, se è vero che un suo video musicale ha fatto registrare solo nel 2018 ben 154 milioni di visualizzazioni”.
La Commissione, pur riconoscendo che i marchi anteriori di Automobili Lamborghini godessero di rinomanza e che sussistesse una relazione di somiglianza tra i segni in comparazione, ha accolto il ricorso di Elettra Lamborghini, ritenendo sussistente un giusto motivo per la registrazione del marchio opposto e – al contempo – assente l’indebito vantaggio ritraibile dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore, avuto riguardo alla notorietà acquisita in ambito civile da Elettra “al di fuori ed (almeno in parte) a prescindere da quella del marchio anteriore”.
Tuttavia, la vicenda non si è definitivamente conclusa…
La Automobili Lamborghini ha – a sua volta – impugnato la decisione della Commissione dei Ricorsi dinnanzi alla Corte di Cassazione.
Discostandosi dal ragionamento della Commissione dei Ricorsi, la Corte ha reputato che la registrazione di marchio “Elettra Lamborghini” potesse trarre indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi della ricorrente.
Questo perché la Commissione, nel valutare tale rischio, non ha esaminato elementi decisivi come l’intensità della notorietà e il grado distintivo dei marchi della Automobili Lamborghini, la somiglianza tra i segni, e la natura e prossimità dei prodotti o servizi, ma solo il grado di notorietà raggiunto dal nome Elettra Lamborghini.
La Corte ha altresì escluso che Elettra Lamborghini avesse un “giusto motivo” per veder registrato il proprio marchio: “la mera circostanza che il marchio successivo corrisponda al nome del richiedente è irrilevante ai fini della questione se l’uso di tale termine costituisca un giusto motivo dal momento che l’esame del bilanciamento degli interessi in gioco non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore, che è quella di garantire l’origine del prodotto”.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Automobili Lamborghini e ha rinviato la questione alla Commissione dei Ricorsi (in diversa composizione) per un riesame della questione.
L’esito di tale disputa è, quindi, ancora incerto. Non mancheremo di aggiornarvi non appena la Commissione dei Ricorsi emetterà la sua decisione. Stay tuned!