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Marchi “clone” UK: dal 1° gennaio 2026 l’uso nell’UE non basta più
Con la conclusione del periodo transitorio successivo alla Brexit, a partire dal 1° gennaio 2026 l’utilizzo di un marchio nel territorio dell’Unione europea non è più sufficiente per evitare la decadenza dei cosiddetti marchi “clone” registrati nel Regno Unito. I titolari sono quindi tenuti a dimostrare un uso reale ed effettivo del marchio esclusivamente nel territorio britannico.
Di seguito si illustrano i principali cambiamenti normativi, i rischi connessi e le azioni consigliate.
I marchi clone UK: origine e natura
In conseguenza della Brexit, dal 1° gennaio 2021 tutti i marchi dell’Unione europea sono stati automaticamente trasformati in registrazioni nazionali equivalenti nel Regno Unito, dando origine ai cosiddetti marchi clone.
Tali registrazioni hanno mantenuto la stessa data di deposito, priorità e preesistenza del marchio UE originario, ma sono divenute a tutti gli effetti marchi nazionali britannici, autonomi e soggetti alla normativa UK.
Il 1° gennaio 2026: una data chiave
Il 1° gennaio 2026 segna un momento cruciale: da tale data, l’uso del marchio effettuato nel territorio dell’Unione europea non è più rilevante ai fini della difesa dei marchi clone UK contro azioni di decadenza.
Per mantenere valido il diritto, è ora necessario dimostrare un uso effettivo del marchio nel solo Regno Unito.
La regola della prova d’uso: il termine quinquennale
Sia la normativa dell’Unione europea sia quella del Regno Unito – analogamente a quanto previsto in molti ordinamenti nazionali – stabiliscono che un marchio registrato possa essere dichiarato decaduto, in tutto o in parte, su istanza di terzi, qualora:
- non venga utilizzato entro cinque anni dalla registrazione, oppure
- non venga utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni successivi,
salvo la sussistenza di un motivo legittimo che giustifichi il mancato uso.
Il periodo transitorio (2021–2025)
Fino al 31 dicembre 2025, i titolari dei marchi clone hanno potuto:
- fare affidamento sull’uso del marchio nell’Unione europea effettuato prima del 1° gennaio 2021;
- utilizzare tale uso come prova valida per contrastare un’azione di decadenza nel Regno Unito,
anche in assenza di un utilizzo diretto del marchio sul territorio britannico.
In sostanza, l’uso del marchio nell’UE antecedente a tale data è stato considerato sufficiente per mantenere in vita il marchio clone UK.
Dal 2026: fine del riconoscimento dell’uso UE
Con il decorso di cinque anni dalla cessazione dell’efficacia dei marchi UE nel Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2026:
- l’uso del marchio nel territorio dell’Unione europea non può più essere invocato come prova d’uso per i marchi clone UK;
- il marchio clone potrà essere dichiarato decaduto qualora non venga dimostrato un uso reale e concreto nel Regno Unito.
Implicazioni pratiche per i titolari di marchi clone
Alla luce di tali cambiamenti, è fortemente consigliabile che i titolari di marchi clone UK verifichino se e in che misura i propri marchi siano effettivamente utilizzati nel Regno Unito, nonché se tale uso riguardi tutti i prodotti e/o servizi per i quali il marchio è registrato.
Qualora vi sia una reale intenzione di utilizzare il marchio nel Regno Unito, potrebbe essere valutata la possibilità di presentare una nuova domanda di registrazione in tale territorio.
Tale scelta consentirebbe infatti di azzerare e far ripartire il periodo di cinque anni rilevante ai fini della decadenza per non uso, offrendo così una maggiore tutela nel medio periodo.
È tuttavia importante essere consapevoli dei rischi connessi a questa strategia: un nuovo deposito nel Regno Unito potrebbe esporre il marchio a opposizioni o azioni di invalidità da parte di titolari di marchi britannici identici o simili depositati dopo la data di deposito del marchio UE originario, ma prima del nuovo deposito UK. Tali soggetti potrebbero infatti rivendicare diritti anteriori nel territorio britannico, con conseguente possibile indebolimento della posizione del titolare.
Nonostante ciò, si suggerisce di valutare seriamente e, ove possibile, procedere al nuovo deposito nel Regno Unito nel più breve tempo possibile. Tale raccomandazione è rafforzata dal fatto che è stato preannunciato un aumento delle tariffe ufficiali per il deposito di marchi nel Regno Unito a partire dal prossimo mese di aprile, il che renderebbe l’operazione più onerosa se rinviata. Un deposito tempestivo consentirebbe quindi non solo di anticipare eventuali criticità legate ai diritti di terzi, ma anche di contenere i costi, beneficiando delle tariffe attualmente in vigore.
In conclusione, qualora il Regno Unito rappresenti un mercato di interesse attuale o potenziale, vi consigliamo di rivolgervi ai nostri professionisti per valutare la strategia di tutela più adeguata a contenere i rischi di decadenza.