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Alla domanda “il segno iwatch è un marchio di Apple?”, in molti probabilmente risponderebbero di sì. E, invece, no!
Il marchio in questione è stato, infatti, registrato a titolo di marchio comunitario da una società irlandese (Probendi Ltd) al fine di contraddistinguere un sistema di sicurezza che consente, tramite l’uso di un telefono cellulare, la segnalazione di una situazione di pericolo o di emergenza a una centrale operativa.
Il caso risale a qualche mese fa e ha visto contrapposte, per l’appunto, la società irlandese sopra citata e il colosso americano Apple Inc. che si sono confrontati sull’uso da parte di Apple del segno iwatch come Adword.[1]
Per meglio contestualizzare la controversia, va premesso che, per alcuni mesi, le due società hanno condotto una trattativa negoziale che, in caso di esito positivo, avrebbe dovuto comportare la cessione del marchio iwatch a favore di Apple. A corollario di tale informazione, va aggiunto il marchio in questione parrebbe essere stato valutato per un importo pari a ben 97 milioni di dollari[2]!
La trattativa tuttavia non andò a buon fine e, una volta rilevato l’utilizzo del termine iwatch da parte di Apple a titolo di Adword, Probendi decise di rivolgersi al Tribunale di Milano. In particolare, Probendi lamentava che l’utilizzo del termine iwatch in funzione di Adword avesse consentito indebitamente alla società americana di convogliare sul suo sito www.apple.com i soggetti che avevano digitato nel campo di ricerca di Google la parola (coincidente con il marchio registrato di Probendi) iwatch.
Probendi si doleva, inoltre, di una ridotta visibilità sul web proprio a causa di questo utilizzo[3] da parte di Apple, nonché della commissione di un illecito concorrenziale a suo danno per appropriazione di pregi altrui e per uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale.
Il Tribunale ha tuttavia respinto le argomentazioni di Probendi escludendo ogni rischio di associazione tra le due fonti di origine contrapposte (Probendi, da un lato e, Apple dall’altro).
Il motivo principale per cui il Tribunale meneghino ha respinto le richieste di Probendi è dipeso dal fatto che il termine “iwatch” non compariva nel sito di Apple e, tanto meno, nell’annuncio sponsorizzato riconducibile alla famosissima società di Cupertino. Inoltre, la differenza tra i prodotti e servizi commercializzati dai due contendenti riduceva ulteriormente, secondo il Tribunale, il rischio di associazione lamentato da Probendi.
Allineandosi alle sentenze Interflora (C- 323/09) e Google France e Google (cause riunite C-236/08 e C-238/08), il Tribunale ha quindi escluso che l’uso di un segno identico a un marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento come Adword sia idoneo a compromettere la funzione pubblicitaria del marchio. Più in dettaglio, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che il titolare del marchio ritenuto violato “sia costretto a intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente, in tutti i casi, a far concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità di detto marchio. Infatti, anche se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il diritto dell’unione intende istituire, esso non ha tuttavia lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza”.
La decisione qui brevemente commentata (ordinanza) è stata resa in sede di ricorso cautelare e, pertanto, potrebbe essere confermata o meno in sede di giudizio merito.
[1] Molto sommariamente, “Adword” è la piattaforma pubblicitaria creata da Google che permette la pubblicazione di annunci testuali, immagini e video sulle pagine dei risultati di ricerca e sui siti della rete. Attraverso questa nuova forma di pubblicità è possibile ottenere, tramite una sorta di asta su determinate parole chiave (come in questo caso, “iwatch”) un migliore posizionamento del proprio annuncio pubblicitario.
[2] Altra nota di colore: secondo notizie giornalistiche nel 2012 Apple avrebbe risolto una disputa sorta in Cina a fronte dell’uso del segno IPad che si sarebbe conclusa con l’esborso di 60 milioni di dollari da parte di Apple.
[3] A seguito della ricerca, il sito di Probendi si sarebbe trovato svantaggiato poiché visibile solo oltre la centoventesima posizione.