Premessa

In questa sezione i nostri consulenti ed esperti forniscono risposte agli interrogativi più comuni relativi alla proprietà intellettuale, al fine di offrire un quadro generale e sensibilizzare le imprese su questa importante materia.

Per fare ciò si è ritenuto utile partire da un interrogativo fondamentale, ovvero chiedersi da cosa sia costituito il patrimonio di un’azienda. La risposta a questo interrogativo, sebbene possa risultare ovvia, è fondamentale e dovrebbe quindi risultare ben chiara per un’azienda moderna che punti sull’innovazione tecnologica e sulla propria immagine per competere nell’attuale mercato internazionale.

Quali sono i beni che costituiscono il patrimonio di una società/azienda?


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Un’azienda o una società, qualunque sia la sua dimensione, possiede beni materiali (locali, macchinari, materie prime etc.) e beni immateriali (conoscenze tecnologiche, immagine commerciale).

Quali sono i beni che costituiscono il patrimonio di una società/azienda?

Un’azienda o una società, qualunque sia la sua dimensione, possiede beni materiali (locali, macchinari, materie prime etc.) e beni immateriali (conoscenze tecnologiche, immagine commerciale).

Come possono essere tutelati i prodotti e le conoscenze tecnologiche di un’azienda? Come può essere tutelata l’immagine di un prodotto e/o di un’azienda?

Esistono, in generale strumenti di tutela dei beni immateriali. Tali strumenti di tutela, sono costituiti da:

– diritti titolati di Proprietà Intellettuale, acquisiti mediante strumenti quali: brevettazione di invenzioni, registrazione di marchi, disegni o modelli, ecc.;

– diritti non titolati di Proprietà Intellettuale quali segreti aziendali, marchi non registrati, denominazioni d’origine, disegni non registrati, ecc., acquisiti, in particolare, mediante un uso continuativo degli stessi in azienda.

Che differenza c'è fra i diritti titolati e quelli non titolati ?

– i diritti titolati sono diritti di monopolio rilasciati dallo stato a fronte di richiesta del titolo mediante domanda;

– i diritti non titolati sono riconosciuti per legge senza necessità di richiesta mediante domanda, ma sono particolarmente deboli in quanto, in generale, o sono associati a condizioni d’uso o sono di durata molto limitata, ad esempio di durata molto inferiore a quella dei diritti titolati.

E’ possibile avvalersi di forme di protezione differenti per il medesimo prodotto?

Si, è possibile proteggere il proprio prodotto contemporaneamente mediante brevettazione, registrazione di design e di marchio. Le forme di tutela non sono infatti mutualmente esclusive, bensì complementari, in quanto vanno a proteggere aspetti diversi e specifici.

Come vengono formulate le domande e a chi ci si rivolge ?

La redazione di moduli e domande per ottenere diritti tutelati è materia complessa che richiede, in genere, esperienze non presenti nelle aziende. Per tale motivo, per l’ottenimento dei diritti di proprietà intellettuale, è consigliabile che l’azienda si rivolga a professionisti di uno studio di consulenza in proprietà intellettuale, che coniugano le competenze tecniche necessarie per la comprensione dei prodotti/processi oggetto dell’invenzione alle competenze legali/amministrative per il corretto adempimento delle procedure. Affidarsi alla consulenza di professionisti nel campo della Proprietà Intellettuale garantisce quindi che le domande siano formulate nel modo più opportuno per ottenere senza intoppi la tutela legale dei diritti in Proprietà Intellettuale.

Quali sono i vantaggi che si ottengono con i diritti titolati ?

In generale, un diritto titolato di proprietà intellettuale offre la prospettiva e la possibilità di contribuire alla creazione di valore economico per l’azienda, riconosciuto dallo stato, sia mediante lo sfruttamento diretto del diritto che mediante il suo sfruttamento indiretto.

I diritti titolati possono ad esempio essere sfruttati per acquisire i seguenti vantaggi:

  • ottenere il monopolio (cioè impedire a terzi lo sfruttamento della tecnologia o del segno distintivo protetti dal diritto);
    • impedire a terzi la brevettazione di un prodotto/processo o la registrazione di un marchio o disegno;
    • creare e migliorare l’immagine dell’azienda (azienda innovativa, attrattiva verso capitali di rischio);
    • valorizzare la tecnologia e quindi i costi di ricerca e sviluppo e di progettazione;
    • attrarre investimenti;
    • evitare, grazie all’ottenimento del monopolio, di dover competere con terzi sul prezzo di vendita per un prodotto avente caratteristiche tecniche o un design protetti mediante proprio diritto tutelato;
    • ottenere entrate derivanti da licenze e/o cessioni, reinvestibili in azienda;   [link a parte V]
    • poter scambiare reciprocamente con un concorrente le licenze sui propri diritti titolati (licenze incrociate),  al fine, ad esempio, di realizzare joint venture o di risolvere controversie in ambito di proprietà intellettuale.

In cosa consiste lo sfruttamento diretto dei diritti titolati?

Lo sfruttamento diretto consiste nell’utilizzo del bene immateriale nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti su tale bene riservano al titolare del diritto stesso, ad esempio:

    • la produzione, la vendita o l’importazione di un prodotto brevettato;
    • l’attuazione di un procedimento brevettato e la vendita o l’importazione di un prodotto ottenuto mediante un procedimento brevettato;
    • l’uso di un marchio per contraddistinguere un proprio prodotto o servizio rispetto a quelli dei concorrenti;
    • la produzione, vendita o importazione di un prodotto incorporante un proprio design.
    • la cessione del diritto e la costituzione di pegni.

In cosa consiste lo sfruttamento indiretto dei diritti titolati?

Lo sfruttamento indiretto di un diritto titolato consiste nella concessione del diritto all’utilizzo del bene immateriale, e  si determina sostanzialmente nel caso in cui i diritti vengano dati in licenza a terzi dietro corresponsione di un canone (royalties).

Cosa si può brevettare?

Sono brevettabili solo le invenzioni che soddisfano i tre criteri seguenti:

– novità: l’invenzione deve essere nuova rispetto all’arte nota, cioè rispetto a tutto ciò che è accessibile al pubblico prima del deposito

– livello inventivo: l’invenzione non deve risultare ovvia, alla luce dell’arte nota

– applicabilità industriale: l’invenzione deve rappresentare la soluzione ad un problema tecnico a livello industriale.

Tali criteri vengono giudicati mediante un esame di merito condotto da un Ufficio Brevetti preposto (per es. Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, Ufficio Brevetti Europeo etc.)

Che differenza c’è tra il brevetto per invenzione industriale e il brevetto per modello di utilità?

Si tratta di istituti differenti che prevedono procedure, requisiti e durate differenti.

I brevetti per invenzione proteggono invenzioni che devono soddisfare i requisiti di novità, livello inventivo e applicabilità industriale [link a “Cosa si può brevettare?”] e le norme che li regolano sono abbastanza omogenee e standardizzate in tutto il mondo.

I brevetti per modello di utilità proteggono trovati caratterizzati da una particolare efficacia o comodità di applicazione o da particolari conformazioni, disposizioni o combinazioni di parti. Non tutti i Paesi prevedono tale istituto e le norme che lo regolano possono variare molto da un Paese all’altro.

Il professionista esperto in proprietà industriale potrà di volta in volta consigliare quale delle due sia la forma di protezione preferibile.

E’ possibile ottenere un brevetto per un prodotto/tecnologia se questa è già stata divulgata?

No, non è possibile in quanto vige il criterio della novità assoluta: qualsiasi divulgazione (ad esempio una pubblicazione, vendita, presentazione, esposizione etc.) precedente al deposito della domanda di brevetto, anche in un Paese diverso da quello in cui si vuole brevettare, anche da parte dello stesso inventore, costituisce una barriera alla brevettazione.

Al fine di verificare se l’oggetto della propria invenzione è già stato divulgato è possibile, ad esempio, condurre delle ricerche brevettuali mirate, in modo da rintracciare, all’interno di apposite banche dati, i documenti brevettuali pubblicati in uno specifico settore tecnologico.

Il brevetto è valido in tutto il mondo?

No, non esiste il brevetto mondiale. Esistono i brevetti nazionali e i diritti conferiti dal brevetto sono limitati al/ai Paese/Paesi in cui esso è stato ottenuto.

Esistono tuttavia procedure mediante le quali, a partire dal deposito di un’unica domanda di brevetto, si possono in seguito ottenere brevetti in più Paesi. Esempi di tali procedure sono:

    • la procedura basata sul Patent Cooperatin Treaty (PCT), che prevede il deposito di una cosiddetta domanda di brevetto internazionale o domanda PCT;
    • la procedura basata sull’European Patent Convention (EPC), che prevede il deposito di una domanda di brevetto europeo,
    • la procedura basata sull’Eurasian Patent Convention (EAPC), che prevede il deposito di una domanda di brevetto euroasiatico.

E’ inoltre in via di definizione l’istituto del brevetto unitario europeo e della corte unitaria europea [link]

Cos’è la domanda di brevetto di brevetto Internazionale?

La domanda internazionale o PCT è una domanda unica tramite la quale è possibile ottenere la protezione della propria invenzione in uno o più Paesi tra quelli aderenti al Patent Cooperation Treaty (PCT).

La procedura PCT prevede, a seguito del deposito della domanda internazionale, l’emissione da parte di un ufficio brevetti predisposto (l’Ufficio Brevetti Europeo nel caso di domande depositate dall’Italia) di un rapporto di ricerca e di un’opinione di brevettabilità. Successivamente, dopo l’eventuale richiesta di un esame preliminare opzionale, la domanda internazionale da vita a domande di brevetto nazionali in uno o più Paesi scelti tra quelli aderenti al trattato PCT.

Cos’è la domanda di brevetto Europeo?

La domanda di brevetto Europeo è una domanda che viene depositata presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) tramite la quale è possibile ottenere la protezione per la propria invenzione in uno o più Paesi tra quelli aderenti all’European Patent Convention (EPC).

La procedura prevede, a seguito del deposito della domanda, l’emissione da parte dell’EPO di un rapporto di ricerca e di un’opinione di brevettabilità che segna l’inizio della fase d’esame della domanda. Qualora la fase di esame si concluda con la concessione del brevetto,
è possibile avviare le procedure di convalida del brevetto in uno o Paesi tra quelli aderenti alla convenzione.

Cosa sono il brevetto unitario europeo e la corte unitaria europea?

Il brevetto unitario e la corte unitaria sono due nuovi istituiti europei in materia brevettuale, non ancora attivi ma in fase di attuazione.

Tramite il brevetto europeo sarà possibile ottenere una protezione della propria invenzione, nei Paesi UE che vi avranno aderito, partendo da un’unica domanda di brevetto la quale, in seguito alla concessione, avrà validità automatica in tutti i Paesi di cui sopra.

Tramite la Corte unitaria saranno gestiti in maniera unitaria i contenziosi relativi a tali brevetti unitari.

Come e quando si decide in quali Paesi brevettare?

E’ possibile procedere inizialmente col deposito di una prima domanda di brevetto, che può essere una domanda di brevetto nazionale (ad es. in Italia) o una domanda di brevetto Europeo o ancora una domanda di brevetto Internazionale. Tale scelta può essere dettata da motivi di budget o dalla presenza dell’azienda nei mercati internazionali. Gli studi di consulenza sono in grado di fornire supporto per effettuare la scelta più idonea.

Qualora si scelga di procedere col deposito di una prima domanda di brevetto, la scelta dei Paesi o di ulteriori Paesi in cui si desidera ottenere il brevetto può essere posticipata (secondo modalità e termini ben precisi), sia per valutare l’esito di una prima ricerca di anteriorità e parere di brevettabilità (emesso da un Ufficio Brevetti preposto, in funzione della domanda di brevetto depositata), sia per valutare l’effettiva potenzialità dell’invenzione, sia per cercare di trovare uno sponsor interessato all’invenzione che possa finanziare le spese di brevettazione e/o sviluppo dell’invenzione.

L’investimento per la brevettazione quali costi comporta?

I costi di brevettazione dipendono dal Paese in cui si vuole ottenere il brevetto, dalla natura e complessità dell’invenzione, dalla lunghezza della domanda, dalle obiezioni sollevate dai rispettivi Uffici Brevetti durante l’iter dell’esame della domanda etc.

E’ possibile suddividere i costi in

– Costi pre-ottenimento, che comprendono i costi relativi al deposito e all’iter di esame della domanda di brevetto e che vengono in genere sostenuti nei primi 3/5 anni a partire dal deposito della domanda.

– Costi post-ottenimento, che comprendono i costi per il mantenimento in vita della domanda di brevetto e che vengono sostenuti fino a quando si desidera mantener in vita la domanda o il brevetto concesso (limitatamente alla durata dello stesso) [link a domanda successiva]

Tali costi prevedono una parte di tasse richieste dai rispettivi uffici brevetti, e una parte di competenze richieste dallo studio di consulenza in proprietà intellettuale dal quale ci si fa assistere.

Quali sono i vantaggi derivanti dalla brevettazione?

Il primo vantaggio derivante dalla brevettazione della propria invenzione è la posizione di monopolio che ne deriva, la quale consente di impedire a terzi di produrre, commercializzare e utilizzare l’invenzione brevettata.

Oltre allo sfruttamento in regime di monopolio della propria invenzione, la brevettazione consente di valorizzare l’invenzione stessa, rendendola un bene immateriale dell’azienda. L’invenzione può così essere sfruttata in maniera indiretta, ad esempio mediante concessione in licenza o cessione [link].

Un ulteriore vantaggio è legato al ritorno di immagine che la brevettazione comporta per un’azienda. Un portafoglio brevettuale dimostra infatti che un’azienda è innovativa e che punta sulla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. Ciò permette di essere più competitivi nel mercato e di attrarre investimenti.

Quanto dura la protezione conferita dal brevetto?

La protezione dura in genere 20 anni dalla data di deposito della domanda per i brevetti  per invenzione e 10 anni dalla data di deposito per i brevetti per modello di utilità.

Come è possibile sapere se terzi copiano il proprio brevetto?

Al fine di proteggere in maniera attiva la propria invenzione brevettata è importante monitorare l’attività brevettuale dei propri concorrenti, andando ad analizzare le domande di brevetto da questi depositate nel settore tecnologico specifico della propria invenzione. Così facendo, si potranno individuare, tra queste, quelle che hanno ad oggetto un prodotto/tecnologia che potrebbe violare i propri brevetti.

Questo tipo di monitoraggio viene chiamato sorveglianza e può essere messo in pratica secondo criteri appositamente scelti per le specifiche esigenze di un’azienda.

Cosa fare in caso si ritenga che il prodotto di un terzo violi il proprio brevetto?

Una volta identificato un prodotto di un concorrente che potrebbe violare un proprio brevetto o un brevetto di un concorrente che potrebbe essere violato da un proprio prodotto, è consigliabile condurre delle analisi di interferenza.

Tali analisi sono volte a individuare se le caratteristiche protette (rivendicate) dell’invenzione brevettata sono presenti nel prodotto in presunta contraffazione.

Come è possibile sapere se i propri prodotto violano brevetto di un terzo?

Al fine di limitare il rischio di violare un brevetto di terzi è possibile monitorare l’attività brevettuale dei propri concorrenti, andando ad analizzare i brevetti concessi e le domande di brevetto ancora pendenti nel settore tecnologico specifico della propria invenzione.

Tale monitoraggio ridurrà il rischio di incorrere in inutili costi di produzione e costi legali, qualora il soggetto terzo decida di far valere i diritti derivanti dalla protezione brevettuale ottenuta.

E’ possibile brevettare un software? E’ possibile brevettare una app?

La brevettazione del software dipende dalle normative vigenti, che variano da Paese a Paese.

In genere è possibile ottenere la protezione brevettuale per un software o una app nel caso in cui questi controllino un processo industriale (ad esempio migliorandone l’efficienza). In altri casi si consiglia di rivolgersi a consulenti per opportuna valutazione.

Per quanto riguarda le app, queste possono inoltre contenere segni e loghi proteggibili mediante registrazione di marchi ed elementi grafici proteggibili mediante registrazione di design.

In ogni caso, qualora risulti complicato ottenere la protezione brevettuale in un determinato Paese, il software risulta comunque protetto dal diritto di autore ed, eventualmente, dal segreto, per ciò che riguarda il codice sorgente.

E’ possibile promuovere/presentare la propria invenzione in una fiera?

Poiché tutto ciò che viene reso accessibile al pubblico costituisce arte nota [link a “cosa si può brevettare”], se un invenzione viene esposta in una fiera, essa entrerà a far parte dell’arte nota e, in generale, non potrà più essere brevettata.

In questi casi va comunque valutato se l’esposizione abbia consentito al pubblico di cogliere gli elementi essenziali e caratteristici dell’invenzione e quindi di attuare l’invenzione, poiché, in caso contrario, l’invenzione sarebbe ancora brevettabile.

E’ comunque consigliato rivolgersi ad un professionista in proprietà industriale per valutare se ci siano i margini per poter brevettare l’invenzione esposta in fiera o divulgata in altro modo.

A chi spettano i diritti derivanti dalle invenzioni dei dipendenti?

Se l’inventore è un dipendente, i diritti derivanti dall’invenzione vengono determinati sulla base della giurisdizione vigente.

In Italia, in particolare, i diritti spettano all’azienda qualora l’invenzione sia ottenuta dal dipendente nell’esecuzione di un rapporto di lavoro. Al dipendente spetta il diritto di essere riconosciuto inventore e, qualora il suo contratto non preveda che egli svolga attività inventiva e che venga a tale scopo retribuito, spetta anche un equo premio.

Se invece l’invenzione del dipendente non è svolta nell’esecuzione del suo rapporto di lavoro ma rientra nel campo di attività dell’azienda, l’azienda ha il diritto di opzione per l’uso dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto.

Può essere conveniente mantenere segreta un’invenzione?

La scelta di tutelare la propria invenzione mediante la brevettazione offre molteplici vantaggi [link a “Quali sono i vantaggi derivanti dalla brevettazione], tra cui la possibilità di sfruttare l’invenzione in regime di monopolio. In cambio di tali vantaggi, l’invenzione viene resa di dominio pubblico (le domande di brevetto vengono pubblicate 18 mesi dopo il loro deposito), così che terzi potranno attuarla e migliorarla, senza violare i diritti del titolare del brevetto, fintanto che il brevetto è valido, e liberamente, quando il brevetto sarà scaduto.

Tuttavia a volte può risultare conveniente tutelare la propria invenzione mantenendola segreta piuttosto che brevettandola. Ciò potrebbe essere vero, ad esempio, nei seguenti casi:

– processo produttivo innovativo e non desumibile a partire dal prodotto ottenuto mediante tale processo;

– prodotto innovativo utilizzato solo internamente all’azienda.

– [ulteriori esempi]

Optare per il segreto, anche nei casi suddetti, comporta comunque il rischio che un concorrente possa arrivare in maniera autonoma ad inventare il prodotto o processo che si è deciso di mantenere segreto ed, eventualmente, decida di brevettarlo.

Come si può dimostrare di avere inventato qualcosa?

L’unico modo per dimostrare che si è inventato qualcosa è quello di depositare una domanda di brevetto o rendere nota la propria invenzione.

Se non si è proceduto nei modi suddetti e si è mantenuta segreta la propria invenzione [link a”Può essere conveniente mantenere segreta un’invenzione?”] e un terzo detiene un brevetto per la medesima invenzione e decide di far valere i suoi diritti, è possibile continuare ad utilizzare l’invenzione nei limiti dell’utilizzo che ne si è fatto nei dodici mesi precedenti al deposito della domanda di brevetto del soggetto terzo. Tale utilizzo va dimostrato mediante idonea documentazione (quaderni di lavorazione, documentazione contabile etc.).

Non è in nessun caso utile spedirsi una descrizione dell’invenzione!

Qual è lo scopo di un design? Cosa è possibile proteggere mediante design?

Un design è ciò che caratterizza la forma percepibile di un oggetto dotato di funzione tecnica. Il suo scopo è pertanto di coniugare la forma e la funzione di un oggetto.

Può costituire oggetto della registrazione di un design qualsiasi oggetto o parte di oggetto, sia esso di natura bidimensionale o tridimensionale, ovvero le sue caratteristiche di forma e colore (aspetto esteriore).

Quali sono i requisiti per ottenere la registrazione di un design?

L’oggetto della registrazione deve essere nuovo e dotato di carattere individuale.

Affinché sia nuovo, esso non deve essere identico ad un altro design reso pubblico precedentemente, in qualsiasi parte del mondo.

E’ tuttavia previsto un cosiddetto “periodo di grazia”, in virtù del quale non si considera divulgato il design reso accessibile al pubblico dallo stesso autore nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione.

Affinché abbia carattere individuale è necessario che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da qualsiasi altro disegno pubblico prima della data di presentazione della domanda di registrazione sia diversa da quella suscitata dall’oggetto che si desidera proteggere.   

Il design è valido in tutto il mondo?

No. Il design è valido solo nei Paesi in cui viene registrato. La registrazione può avvenire separatamente in singoli Paesi (design nazionali) o, in un’unica soluzione, in gruppi di Paesi che aderiscono a determinate convenzioni (design comunitari e design internazionali)

L’investimento per la registrazione di un design quali costi comporta?

I costi per la registrazione di un design dipendono dal Paese/regione in cui si vuole ottenere la protezione e, a seconda delle regole dei vari Uffici preposti, possono variare in funzione della tipologia di design (design singolo o multiplo).

E’ possibile suddividere i costi in

– Costi pre-ottenimento, che comprendono i costi relativi al deposito, alla pubblicazione e all’iter di esame della domanda di registrazione e che vengono in genere sostenuti nei primi 3/5 anni a partire dal deposito della domanda.

– Costi post-ottenimento, che comprendono i costi per il mantenimento in vita del design registrato e che vengono sostenuti fino a quando si desidera mantener in vita il design(limitatamente alla durata dello stesso) [link a domanda successiva]

Tali costi prevedono una parte di tasse richieste dai rispettivi uffici brevetti, e una parte di competenze richieste dallo studio di consulenza in proprietà intellettuale dal quale ci si fa assistere.

Quanto dura la protezione conferita dalla registrazione di un design?

La registrazione di un design ha una durata di 5 anni e può essere prorogata ogni 5 anni. La protezione conferita dalla registrazione ha una durata massima di 25 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.

Quali sono i vantaggi derivanti registrazione di un design?

l primo vantaggio derivante dalla registrazione di un design è l’ottenimento di un diritto esclusivo da far valere in caso di copia o imitazione non autorizzata del design da parte di terzi.

Oltre al diritto esclusivo la registrazione di un design consente di rafforzare l’immagine commerciale dell’azienda grazie al successo di un particolare prodotto, associato ad esempio ad un marchio distintivo [link a …]

Infine un particolare design può permettere, in un mercato basato sulla concorrenza, di differenziarsi dai concorrenti creando una “nicchia” di mercato in cui si è tutelati.

E’ possibile proteggere mediante design unicamente prodotti dotati di particolare pregio estetico?

No, è possibile avvalersi della protezione del design indipendentemente dal fatto che il prodotto abbia un particolare pregio estetico. Tuttavia la forma del prodotto non deve essere dettata unicamente dalla sua funzione tecnica.

E’ possibile proteggere mediante design un parte non visibile di un prodotto complesso?

No, non è possibile avvalersi della protezione del design per parti di un prodotto complesso che non siano visibili durante il normale utilizzo del prodotto stesso (ovvero per le parti cosiddette “under the bonnet”).

Ad esempio, non è possibile proteggere parti di un motore come condotti di scarico, ma risulta invece possibile proteggere consumabili quali cartucce per stampanti.

Cos’è un marchio ?

Il marchio è un “segno” usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza.

Rappresenta uno dei principali elementi dell’immagine dell’azienda e fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e affidabilità. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare

Cosa posso registrare come marchio?

Possono costituire oggetto di marchio “tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente” ed in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma di un prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché il segno prescelto sia in grado di distinguere i prodotti e servizi per i quali è utilizzato da quelli di altre eventuali imprese concorrenti nel mercato di riferimento.

Come scelgo il segno da depositare come marchio?

Il marchio dovrebbe soddisfare i tre seguenti requisiti

-non deve essere descrittivo rispetto al prodotto o servizio da contraddistinguere (ad esempio il marchio “PLUTO” per prodotti di pasticceria o ancora “ASTRA” per servizi medici, mentre ad esempio il marchio GIOIELLO per gioielli risulterebbe totalmente descrittivo)

– deve essere lecito / veritiero e non trarre in inganno il consumatore su presunti pregi o caratteristiche che in realtà il prodotto o servizio non incorpora (ad esempio il riferimento a determinati materiali quando invece il prodotto ne è privo)

– deve essere nuovo e non violare diritti anteriori altrui

Come posso sapere se il marchio che voglio registrare è già stato registrato?

Prima di registrare un marchio è consigliabile effettuare un’indagine accurata per accertarsi che non esistano già marchi uguali o simili per lo stesso tipo di prodotti e servizi.

Alcune banche dati degli Uffici Marchi sono a disposizione del pubblico, quindi in linea teorica tutti potrebbero provare a ricercare un determinato termine per verificare l’esistenza di marchi composti dalla stessa parola, tale tipo ricerca tuttavia risulta fortemente limitata, da una parte perché in questa maniera ci si limiterebbe a ricercare solo eventuali marchi identici, dall’altra in quanto la maggior parte delle banche dati disponibili al pubblico non permette di eseguire una ricerca accurata degli elementi figurativi.

È invece consigliabile andare a ricercare non solo i marchi identici a quello prescelto, ma anche quelli simili o che lo ricordano dal punto di vista fonetico, concettuale e visivo, così come verificare l’esistenza di marchi composti da o contenenti un determinato logo di vostro interesse. La nostra raccomandazione è quindi quella di rivolgersi ai Consulenti in grado di poter condurre ricerche di questo tipo combinando i diversi elementi e tenendo in considerazione il maggior numero di variabili possibili.

Se registro un marchio sono protetto in tutto il mondo?

No. Ogni Marchio ha validità nazionale o per ambiti territoriali . In altre parole, non esiste un unico Marchio che possa essere valido in tutto il mondo. In Italia il deposito viene effettuato presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con sede a Roma). Se si intende registrare un Marchio in più nazioni è necessario depositare lo stesso in ogni nazione o ricorrere a Convenzioni internazionali che permettono di ottenere una protezione in un’area geografica maggiore attraverso procedure di deposito semplificate.

Cos’ è il marchio comunitario?

Quello che fino a poco tempo fa veniva chiamato  marchio comunitario ora marchio dell’Unione Europea è un marchio registrato presso l’EUIPO -Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (ex UAMI) con sede ad Alicante (Spagna), conformemente alle condizioni stabilite in appositi regolamenti o. Si tratta di un marchio unico valido in tutti i Paesi dell’Unione europea che, ad ogni successivo allargamento dell’UE, viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di adempiere ulteriori formalità o di pagare  tasse aggiuntive.

Cos’è il marchio internazionale?

E’ un marchio che consente, con un’unica procedura amministrativa presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), di ottenere la protezione in uno o più dei Paesi aderenti all’Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). Requisito fondamentale per poter avvalersi di tale procedura è essere titolari di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale italiano o nell’Unione Europea.

Il principale vantaggio è costituito dalla presentazione di un’unica domanda internazionale, in un’unica lingua, attraverso un unico pagamento di tasse ufficiali ed in base a un’unica scadenza.

Se registro un marchio sono protetto per tutti i prodotti e servizi?

In realtà registrare un marchio non significa monopolizzare in modo assoluto l’uso del segno o della parola scelta potendo impedire ad altri di utilizzarlo in ogni modo. Il marchio conferisce al suo titolare il diritto di utilizzarlo in esclusiva solo per quei prodotti o servizi di suo interesse che dovranno essere accuratamente indicati nella domanda di registrazione e per quei prodotti o servizi che possano considerarsi affini. Per questo è importante fare presente bene al proprio consulente che cosa si vuole tutelare e per che cosa si intende usare il marchio in modo da permettere la migliore individuazione possibile dei prodotti o servizi da proteggere. Nel caso successivamente un’impresa ampli la propria attività si potrebbero rendere necessarie registrazioni di marchio ulteriori per consentire la migliore protezione possibile.

Cosa sono le classi di prodotti e servizi?

Quando si deposita un marchio occorre specificare i prodotti o servizi di interesse ed individuare a quali classi appartengono per potere correttamente pagare le tasse ed ottenere la tutela voluta. Tali classi, che fanno parte di una Classifica adottata internazionalmente, sono 45 e ad ogni classe corrisponde un gruppo di prodotti o servizi.

Come e quando decido in quali paesi richiedere la tutela per il mio marchio?

È consigliabile procedere inizialmente col deposito di una prima domanda di registrazione, che può essere una domanda di marchio nazionale (ad es. in Italia) o una domanda di marchio nell’Unione Europea o MUE (precedentemente denominato marchio comunitario). Tale scelta può essere dettata da motivi di budget o dalla presenza dell’azienda nei mercati internazionali. Gli studi di consulenza forniscono supporto per effettuare la scelta più idonea.

Successivamente al deposito della prima domanda, la scelta dei Paesi o di ulteriori Paesi in cui si desidera ottenere la tutela può essere posticipata senza preclusioni, sia per valutare l’esito di una prima ricerca di anteriorità, sia per valutarne l’effettiva potenzialità in relazione alle proprie strategie aziendali.

Se si decide di tutelarsi all’estero entro 6 mesi dalla data di deposito della prima domanda di registrazione nazionale o MUE, si può godere del cosiddetto “diritto di priorità”, vale a dire la tutela concessa dal marchio estero non decorrerà dalla data dell’effettivo deposito di tale successiva domanda bensì dalla data di deposito del primo marchio.

Cos’è il diritto di priorità?

Il deposito di una domanda di marchio conferisce un diritto di priorità di sei mesi per il deposito di successive domande di registrazione all’estero, in termini pratici ciò significa che i diritti conferiti dal marchio successivamente depositato all’estero decorreranno non dalla data di effettivo deposito bensì dalla data di deposito della prima domanda di marchio depositata a livello nazionale o UE.

Quanto costa registrare un marchio?

I costi per la registrazione di un marchio sono rappresentati dalle tasse ufficiali e dal servizio di consulenza offerto dai professionisti in materia di proprietà intellettuale.

Quali sono i vantaggi che la legge prevede per il marchio registrato rispetto a quello non registrato (o marchio di fatto)?

I vantaggi che si possono ottenere con un marchio registrato sono numerosi e molto importanti. Elenchiamo di seguito i più rilevanti:

Chi possiede un marchio registrato ha l’esclusiva dell’uso, per i prodotti e servizi specificati, su tutto il territorio in cui gode di protezione.

Inoltre il marchio registrato può essere ceduto, affittato e sfruttato commercialmente tramite cessioni, concessioni di licenze e altre modalità di sfruttamento, al pari di ogni altro bene dell’azienda la quale, attraverso questo tipo di operazioni può incassare royalties ed ammortizzare i costi sostenuti [link con parte dedicata]..

Il simbolo ® può essere lecitamente usato solo dai titolari di marchi registrati mentre il simbolo TM può essere già utilizzato non appena depositata la domanda di marchio.

Alcune legislazioni, tra cui quella italiana, inoltre, permettono l’accesso alla procedura di opposizione amministrativa solo ai titolari di marchi registrati. In altre parole, se non si ha la registrazione non ci si può opporre alla concessione di successivi marchi confondibili con il proprio segno, se non tramite dispendiose e lunghe cause legali.

Anche una causa in Tribunale può diventare onerosa da un punto di vista probatorio se non si ha un marchio registrato. La tutela del marchio di fatto (marchio non registrato) è infatti decisamente più limitata rispetto a quella del titolo registrato. In alcuni Stati esteri (es. Cina) è sostanzialmente impossibile agire contro ipotesi di contraffazione se non si ha almeno il marchio registrato nel Paese.

Essere in possesso di marchi registrati permette anche di accedere anche alla tutela doganale a livello italiano ed UE (link a domanda successiva).

Cos’è l’opposizione?

L’opposizione è un procedimento amministrativo con il quale un soggetto c.d. “opponente” richiede il rigetto di una domanda di registrazione di marchio successiva. La richiesta può essere totale o parziale a seconda che il rigetto della domanda di marchio contestata avvenga per tutti o soltanto per alcuni dei prodotti rivendicati.

Per poter presentare un’opposizione è necessario possedere diritti preesistenti e dimostrare che sussiste un pericolo di confusione tra i marchi in conflitto.

Tale procedimento è efficace al fine di ottenere il rigetto della domanda contestata in tempi più rapidi e con costi inferiori rispetto ad analoghe azioni dinanzi ai Tribunali.

Come posso ottenere una tutela doganale dei miei prodotti?

Il titolare di un marchio può infatti presentare un’unica domanda di intervento che permetta alle Dogane di controllare l’immissione in commercio nel territorio nazionale e / o comunitario di merci contraffatte, cioè in violazione del marchio registrato. La registrazione del marchio, quindi, oltre a consolidare e proteggere il marchio dell’impresa), rappresenta lo strumento di base per la lotta alla contraffazione.

Uso da tempo un marchio che non ho mai registrato, sono comunque protetto?

Un marchio non registrato (o marchio di fatto) ha un valore strettamente legato alla sua notorietà presso il consumatore come segno distintivo ed all’ambito territoriale in cui lo stesso è conosciuto. Se  è noto solo localmente, il titolare del marchio di fatto non può evitare che altri usino o registrino validamente un marchio identico o simile; lo stesso titolare ha solo il diritto di proseguirne l’uso entro i limiti territoriali e merceologici in cui lo utilizzava prima della registrazione altrui.

Se invece il marchio di fatto ha assunto una diffusione a livello nazionale, il suo titolare può chiedere la nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti e/o servizi identici e/o affini, per mancanza di novità. Tuttavia non sempre è facile dimostrare con elementi probatori una data certa del suo preuso. Pertanto la protezione giuridica riconosciuta ai marchi di fatto è minore rispetto a quella dei marchi registrati. Infine il marchio di fatto è molto meno “appetibile” di un marchio registrato per quanto riguarda le operazioni di sfruttamento commerciale, cessione, licenza, ecc.

Pertanto, la registrazione del marchio è sempre la via consigliata per mantenerne l’esclusiva ed è possibile richiederla ed ottenerla anche per marchi in uso già da tempo.

Una volta registrato il marchio, quanto dura la tutela?

Un marchio dura generalmente 10 anni a decorrere dalla data del deposito. Alla scadenza può essere rinnovato per i 10 anni successivi e così di dieci anni in dieci anni. Ferma restando la possibilità di rinnovo, alcuni Paesi esteri prevedono una diversa durata e / o una diversa decorrenza del termine. Per maggiori approfondimenti Vi consigliamo di rivolgerVi ai Consulenti in proprietà intellettuale che potranno fornirVi tutte le necessarie informazioni.

Non ho rinnovato il mio marchio entro la scadenza, cosa posso fare per riacquistare la tutela?

Il marchio può essere rinnovato ogni 10 anni a partire dalla data di primo deposito, qualora non si provveda ad effettuare il rinnovo nei termini è previsto un cosiddetto “periodo di grazia” di ulteriori 6 mesi per provvedere previo pagamento di una sovrattassa. Una volta scaduto anche tale ulteriore termine, il marchio è definitivamente scaduto. L’unica maniera per riacquistare la tutela è effettuare un nuovo deposito il cui effetto tuttavia decorrerà dalla data di nuovo deposito.

Ho registrato il mio marchio, sono obbligato ad usarlo?

Non esiste generalmente un vero e proprio obbligo, tuttavia ad esempio in Italia il mancato utilizzo del marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni a partire dalla data di registrazione è causa di decadenza. Va precisato che l’uso deve essere effettivo: comporta quindi la decadenza l’uso simbolico o sporadico o per quantitativi di prodotti irrisori; inoltre l’uso del marchio deve essere conforme alla registrazione (cioè per le relative classi merceologiche). In alcuni Paesi quali gli USA il mancato uso può comportare l’estinzione del marchio e/o l’impossibilità di rinnovarlo.

Posso registrare come marchio il nome di un’azienda altrui operante nello stesso settore?

Secondo quanto previsto dalla legge in materia, fra i vari requisiti di tutelabilità di un segno come marchio occorre che questo non sia identico o simile a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione e/o associazione per il pubblico. In altre parole i segni che individuano l’impresa, i suoi prodotti o la sede in cui si esercita l’attività d’impresa, fra cui non solo il marchio ma anche la ditta, l’insegna e i nomi a dominio sono tutelati dalla legge con un regime di esclusiva, a vantaggio dell’imprenditore che per primo registri i segni o se ne avvalga. Il fondamento alla base di tale tutela è l’esigenza di differenziare una certa impresa, un certo prodotto, o un certo locale commerciale dai concorrenti, allo scopo ultimo di favorire le dinamiche concorrenziali. Viene considerato quindi contraffattorio ad esempio l’uso come marchio di un nome di un’azienda altrui operante nello stesso settore.

Posso registrare come marchio una parola corrispondente ad un’insegna di terzi?

I segni che individuano l’impresa, i suoi prodotti o la sede in cui si esercita l’attività d’impresa, fra cui non solo il marchio ma anche la ditta, l’insegna e i nomi a dominio sono tutelati dalla legge con un regime di esclusiva, a vantaggio dell’imprenditore che per primo registri i segni o se ne avvalga. Il fondamento alla base di tale tutela è l’esigenza di differenziare una certa impresa, un certo prodotto, o un certo locale commerciale dai concorrenti, allo scopo ultimo di favorire le dinamiche concorrenziali. Viene considerato quindi contraffattorio l’uso di un marchio corrispondente alla ditta di terzi operante nello stesso settore.

Vorrei depositare il marchio “XYZ”, ma ho visto che esiste un dominio Internet “XYZ.xxx” già registrato. Può crearmi problemi?

Prima di scegliere un marchio è opportuno verificare che il marchio scelto non sia già stato adottato da altri non solo come marchio ma anche come nome di dominio in Internet perché questo potrebbe pregiudicare la validità della registrazione e comunque determinare una confusione sul mercato. Un eventuale acquirente, infatti, può avere difficoltà e confusione nel percepire che il marchio e il sito non sono collegati tra loro, risultando indeciso al momento dell’acquisto. Un ulteriore problema nasce dal grado di notorietà del sito, in rapporto alla novità del marchio. Il nome o il logo scelto, per esempio, come marchio potrebbero non avere quindi le caratteristiche di novità prevista dalla legge.

Ho recentemente effettuato un restyling del mio marchio, sono comunque tutelato dal marchio depositato nella sua versione originaria?

Se negli anni la versione grafica o figurativa ha subito modifiche o se si è titolari solo di un Marchio di parola ma in realtà il segno viene utilizzato in una veste grafica caratterizzante, è sempre consigliabile valutare con il proprio consulente la versione aggiornata del Marchio allo scopo di valutare se si è sufficientemente protetti o se sia necessario integrare la tutela con nuovi depositi.

A cosa devo stare attento dopo che ho registrato un marchio?

  • uso continuativo del marchio

Il mancato utilizzo del marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni a partire dalla data di registrazione è causa di decadenza. Va precisato che l’uso deve essere effettivo: comporta quindi la decadenza l’uso meramente simbolico o sporadico o per quantitativi di prodotti irrisori; inoltre l’uso del marchio deve essere conforme alla registrazione (cioè per le relative classi merceologiche)

  • Rinnovo del marchio alla scadenza (normalmente ogni 10 anni)

    Nei 12 mesi (in alcuni Paesi solo 6 mesi) che precedono la scadenza, è necessario, a pena di decadenza, rinnovare il proprio marchio pagando la apposite imposte presso l’Ufficio in cui il marchio è stato registrato.

    c) Monitoraggio sull’uso o sul deposito del proprio marchio da parte di terzi non autorizzati

    Nel periodo di validità del marchio è necessario monitorare tempestivamente l’eventuale uso/registrazione di marchi in potenziale conflitto con il proprio, per intraprendere, all’occorrenza, iniziative di difesa ad esempio tramite procedimenti di opposizione. Tale monitoraggio può avvenire attivando, tramite gli studi di Consulenza, appositi servizi di sorveglianza.

    d) Uso illecito del proprio marchio da parte di altri soggetti

    È necessario che il marchio sia utilizzato lecitamente; l’utilizzo è lecito quando non induce il pubblico in errore in relazione alla natura, alla qualità o all’origine geografica dei prodotti o servizi che contraddistingue.

Il titolare del marchio dovrebbe reagire ad ogni utilizzazione altrui ed usare il marchio in modo che sia sempre riconosciuto come tale: per esempio usando la lettera ® della registrazione o ricordando nella pubblicità che si tratta di un marchio registrato.

Vorrei esportare: come mi devo comportare con il mio marchio?

Oltre ad effettuare una ricerca a livello nazionale, comunitario e internazionale, è necessario effettuare una ricerca nel database nazionale dei Paesi in cui si vuole esportare il proprio marchio. Non tutti i Paesi forniscono gratuitamente i propri dati: in questo caso può essere utile rivolgersi ai Consulenti in Proprietà Industriale.

Che differenza esiste tra i simboli ©, TM e ®?

Il simbolo © indica l’insieme delle normative sul diritto d’autore e si applica alle cosiddette opere dell’ingegno: le opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche, composizioni musicali, le opere coreografiche, le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell’architettura, le opere dell’arte cinematografica, le opere fotografiche, e le banche di dati.

In Italia il copyright è applicabile anche al software. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

Il simbolo TM è l’acronimo di TradeMark e indica che si tratta di un marchio depositato e non ancora concesso.

Il simbolo ® indica che si tratta di un marchio registrato, ragion per cui non è ammissibile indicare tale simbolo fintanto che la domanda di registrazione non viene concessa.

Quali sono le modalità di sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale?

I diritti di proprietà intellettuale acquisiti tramite brevettazione o registrazione possono essere sfruttati per la creazione di valore economico.

Oltre al loro sfruttamento diretto, legato ad esempio alla produzione e commercializzazione di un prodotto protetto da brevetto o all’utilizzo di un marchio da parte del proprio titolare, i diritti di proprietà industriale, in quanto diritti patrimoniali, sono disponibili e trasmissibili. Essi possono dunque essere ceduti, conferiti in licenza, essere oggetto di usufrutto o pegno a favore di soggetti terzi.

In cosa consiste la cessione di un diritto di proprietà intellettuale?

La cessione di un diritto di proprietà intellettuale consiste nel trasferimento della titolarità dello stesso ad un soggetto terzo, mediante un apposito contratto di cessione.

Essa può avvenire a titolo oneroso o gratuito.

In cosa consiste la concessione in licenza di un diritto di proprietà intellettuale?

La licenza è il contratto col quale il titolare del diritto (licenziante) aliena a terzi (licenziatario), a fronte di un corrispettivo, il diritto di utilizzare l’invenzione/ il marchio / il disegno o modello o altro titolo di proprietà intellettuale, senza spogliarsene definitivamente (a differenza di quanto accade con la cessione [link a “In cosa consiste la cessione di un diritto di proprietà intellettuale?”]). La funzione pratica del contratto può essere varia: normalmente si tratta, per il titolare del diritto, di accrescere la diffusione dell’oggetto del diritto senza doversi attivare in prima persona per perseguire questo obiettivo, vantaggioso, ma anche economicamente oneroso nonché non privo di rischi per l’imprenditore.

I contratti di licenza prevedono, normalmente, la durata  ed il corrispettivo dovuto dal licenziante: quest’ultimo può essere determinato una volta per tutte (a forfait) oppure ripartito in somme periodicamente dovute (royalties); in quest’ultimo caso la misura del canone può essere ancorata a determinate variabili (fatturato del licenziante, vendite nette…).

La licenza inoltre può essere esclusiva o non esclusiva e relativa alla totalità o a parte del territorio dello Stato.

In cosa consiste la possibilità di concedere in pegno il diritto?

Il titolare di un diritto di proprietà industriale può dare in pegno tale diritto come garanzia per i crediti ottenuti. Questa opportunità è molto utile per gli imprenditori che abbiano bisogno di risorse finanziarie per effettuare gli investimenti necessari allo sviluppo della propria azienda. I diritti di pegno o garanzia sui titoli di proprietà intellettuale possono infatti essere costituiti per crediti in denaro, ma anche come garanzia di restituzione di un debito.

Ho acquistato un marchio/brevetto, sono obbligato ad informare il competente Ufficio dell’avvenuta cessione?

Pur non essendoci alcun obbligo, è interesse del nuovo titolare dei diritti del marchio/brevetto presentare al competente Ufficio (in Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) un’istanza di trascrizione, unitamente a una copia del contratto di acquisizione dei diritti: le trascrizioni non sono infatti obbligatorie ma hanno efficacia dichiarativa dell’opponibilità a terzi.

È obbligatorio trascrivere una licenza?

Pur non essendoci alcun obbligo, è interesse del licenziatario presentare al competente Ufficio (in Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) un’istanza di trascrizione, unitamente a una copia del contratto di acquisizione dei diritti: le trascrizioni non sono infatti obbligatorie ma hanno efficacia dichiarativa dell’opponibilità a terzi.

E’ possibile quantificare il valore economico di un diritto di proprietà intellettuale?

I marchi ed i brevetti, così come gli altri titoli di proprietà intellettuale, pur componendo insieme agli altri beni aziendali un unico soggetto che è l’azienda, sono suscettibili di una valutazione economica individuale.

Come conseguenza del grande valore che gli stessi possono apportare all’azienda si deve ricordare che in tutto il mondo del business si ritiene opportuno investire ingenti somme di denaro per la loro realizzazione, soprattutto nei paesi più avanzati economicamente e tecnologicamente.

Le misurazioni di tale valore possono risultare indispensabili in caso di operazioni societarie, ad esempio in caso di conferimento di rami d’azienda, fusioni e scissioni, e sono spesso richieste in caso di compravendita di titoli di Proprietà Industriale o in presenza di ricognizioni sulla determinazione di un danno, così come nelle operazioni di rivalutazione del bene o, in caso di licenze, nella determinazione del valore di royalties adatto alla fattispecie.

Quali Consulenti in Proprietà Intellettuale, abbiamo da tempo predisposto un gruppo specializzato con conoscenze specifiche della materia giuridica, tecnica, fiscale e di revisione contabile, ed operando per aziende e gruppi italiani ed esteri abbiamo acquisito una notevole esperienza in tale ambito valutativo.

Disclaimer

Le informazioni contenute nella sezione “Domande e Risposte” non sono da intendersi alla stregua di pareri di carattere legale, il loro unico scopo è quello di far avvicinare il lettore alla complessa materia della proprietà intellettuale.

Alla luce di tale complessità e delle differenze fra le legislazioni dei vari Paesi, le risposte fornite non possono trattare in modo esaustivo tutte le possibili casistiche ed i molteplici aspetti di questa materia.

Vi consigliamo pertanto di rivolgervi ai consulenti in proprietà intellettuale per richieste specifiche ed eventuali approfondimenti.