Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
La tutela del marchio 3D per riconosciuto carattere distintivo intrinseco
Nella società coeva, in cui predomina l’importanza dell’immagine, l’estetica di un prodotto assume sempre più importanza, determinando le scelte del consumatore.
In tale contesto, la tutela di un marchio tridimensionale assume una notevole rilevanza economica.
Il più delle volte, però, non è così semplice ed immediato ottenere tale tipologia di tutela.
Innanzitutto, al fine di ottenere la tutela di un marchio 3D, in linea con la normativa dell’Unione Europea, occorre che la forma non sia “imposta dalla natura stessa del prodotto”, né che questa sia “necessaria per ottenere un risultato tecnico”, o che la stessa “attribuisca valore sostanziale al prodotto”.
Invero, non pochi marchi per i quali si era richiesta la tutela della forma, sono stati rigettati (si veda ad esempio le capsule di caffè della “Nespresso”, il recente caso della bottiglia di profumo “Chanel n. 5” in Lithuania, il caso dei noti doposci “Moon Boot”, solo per citarne alcuni).
Possono dunque essere registrate come marchio solo le forme ritenute dal legislatore non indispensabili tecnicamente e prive di un gradiente funzionale, ossia quelle forme riconosciute dal consumatore, per la loro intrinseca forza attrattiva, come collegate al prodotto che contraddistinguono.
In breve, affinché un marchio possa essere tutelato come marchio tridimensionale, questo deve essere connotato da una forma arbitraria, non banale e non correlata alle qualità del prodotto.
L’arbitrarietà di tale marchio sarà rilevabile ictu oculi, e sarà tale da conferire allo stesso una particolare connotazione distintiva, atta a renderlo capace di individuare agli occhi del pubblico di riferimento i prodotti della Richiedente. Il marchio, cioè, deve essere inteso come caratteristica indipendente distinguibile dal prodotto stesso o di una sua parte - e quindi in grado di comunicare il messaggio di marchio - e non come un mero elemento ornamentale-decorativo del prodotto.
I marchi 3D sono sempre un argomento di interesse per i titolari di marchi e non poche aziende si battono per ottenere tale tutela.
E’ un esempio la recente decisione resa dalla Seconda Commissione di Ricorso dell'EUIPO lo scorso 15 dicembre 2021 (caso R 609/2021-2).
La Commissione di Ricorso dell’EUIPO, ha infatti riconosciuto come marchio di forma distintivo il noto furgoncino della Volkswagen .
Questo caso dimostra che è possibile ottenere la tutela dei marchi 3D. È interessante notare che la Commissione di Ricorso dell’EUIPO ha condotto la valutazione di tale marchio in prima battuta sulla base del solo carattere distintivo intrinseco.
Per ottenere la tutela di tali fattispecie di marchi le prospettive sono due:
- distintività intrinseca, riconosciuta ab initio
oppure
- acquisita distintività tramite un ampio uso acquisito successivamente.
Il caso Volkswagen si è espresso unicamente sulla distintività intrinseca, aprendo la speranza di ottenere la tutela del marchio 3D ab initio.
In tale decisione, la Commissione di Ricorso ha sottolineato che un marchio tridimensionale dovrebbe essere considerato privo di carattere distintivo solo "se non si discosta in modo significativo dalle norme e dai costumi del settore interessato" ricordando che, in tema di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale i criteri da applicare a tali tipologie di marchi, non sono diversi, né più restrittivi di quelli validi per altri tipi di marchi. Va comunque sottolineato che il carattere distintivo di un marchio tridimensionale è oggettivamente più difficile da dimostrare in assenza di alcun elemento verbale o grafico in quanto la forma dello stesso deve essere avulsa dal prodotto o da una parte di esso.
In conclusione, per essere considerato distintivo intrinsecamente, un marchio tridimensionale, deve essere costituito da una forma che si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore, deve discostarsi dalla forma del prodotto che lo stesso contraddistingue, non deve essere necessario per ottenere un risultato tecnico, né deve attribuire valore sostanziale allo stesso.
In buona sostanza, un marchio 3D, al pari degli altri marchi, deve svolgere la sua funzione essenziale di indicazione d’origine e consentire al consumatore di distinguerlo da quelli di altre imprese.
I nostri professionisti sono a vostra disposizione qualora interessati a valutare la capacità distintiva e l’effettiva registrabilità di una determinata forma come marchio 3D, anche alla luce della più recente giurisprudenza.