201612.22
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Con la recente sentenza del 1/12/2016 (causa C-642/15), la Corte di Giustizia si è pronunciata su di un caso inerente la decadenza per non uso di un marchio tridimensionale.

Nel caso di specie, la forma depositata nel 2004 a titolo di marchio era quella di un forno, qui di seguito rappresentato

forno

Nel 2012 il marchio in questione veniva attaccato con un’azione di decadenza per non uso dal Sig. Klement. Il principale argomento di contestazione atteneva l’uso del marchio tridimensionale effettuato in combinazione con l’elemento denominativo “Bullerjan”.

Le ragioni addotte dal Sig. Klement sono state respinte dall’EUIPO in prima battuta e poi, successivamente, dal Tribunale di prima istanza. Di fronte alla Corte di Giustizia il Sig. Klement ha invece trovato soddisfazione. Al di là delle specifiche argomentazioni sollevate (per lo più volte a porre in evidenza le contraddizioni in cui sarebbero incorsi gli enti giudicanti e lo snaturamento delle prove esaminate), in questa sede ci soffermeremo solo sullo “snodo” dell’interpretazione fornita dalla Corte in merito all’art. 15 del Regolamento sul marchio comunitario 207/2009 che prevede:

 

“1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

a) l’utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;

b) l’apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro imballaggio nella Comunità solo ai fini dell’esportazione.

2. L’uso del marchio comunitario con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare”.[1]

La Corte di Giustizia ha, in particolare, contestato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che la forma del forno fosse inusuale (quasi più simile ad un motore di aereo piuttosto che a una stufa) e altamente distintiva. Al tempo stesso, la Corte ha tuttavia riscontrato come la forma esaminata fosse anche dotata di un aspetto funzionale, nonché la larga diffusione di prodotti simili sul mercato. La Corte ha inoltre ritenuto che, per la corretta applicazione dell’art. 15, è necessario in prima battuta stabilire il grado di distintività del marchio e, successivamente, valutare l’impatto di altri elementi del segno sulla distintività stessa. In questo senso, si legge nella sentenza “che la forma di uso del marchio in questione deve essere valutata rispetto al carattere distintivo di esso, per vedere se questo carattere distintivo è alterato”. Ritenendo che sul punto il Tribunale non avesse chiarito quale fosse il grado di distintività del marchio esaminato, la Corte di Giustizia ha quindi rinviato nuovamente il caso al Tribunale affinché chiarisca perché la forma verrebbe percepita dai consumatori come indicatore di origine e non solo come elemento funzionale, anche a fronte dell’esistenza di forme simili sul mercato.

[1] Per completezza, si precisa che l’articolo citato, applicabile al caso esaminato dalla Corte di Giustizia, è stato modificato recentemente dal Reg. 2015/2024.