201701.23
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Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Le famose “quattro dita di cioccolato Kit Kat” o “Kit Kat Four Fingers” di Nestlé tornano a far parlare di sé.

Tempo addietro avevamo già avuto occasione di commentare la decisione della Corte di Giustizia C-215/14 del 16/9/2015 scaturita da un contenzioso sorto nel Regno Unito tra la società Nestlé, titolare del deposito del marchio nazionale di forma per la famosa tavoletta (“Kit Kat Four Fingers”), e la società concorrente Cadbury Schweppes plc che ne aveva contestato la validità.

In quella sede, la Corte di Giustizia aveva osservato che, in tema di c.d. secondary meaning, la prova d’uso non è sufficiente se dimostra solo che una quota significativa del pubblico sia in grado di ricondurre il prodotto ad un certo marchio, essendo invece necessario che “gli ambienti interessati percepiscano il prodotto o il servizio designato da

quell’unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa.”. Il caso era poi stato rimesso alla High Court of England and Wales che, successivamente, si è espressa stabilendo che le prove presentate da Nestlé non erano sufficienti a dimostrare che i consumatori, per identificare l’origine delle famose barrette di cioccolato, facevano affidamento sulla forma delle stesse, indipendentemente da ogni altro segno presente sulla confezione.  Il caso è ora al vaglio della Court of Appeal e se ne attende l’esito per fine febbraio.

Nel frattempo, lo “scontro” continua anche fuori dai confini del Regno Unito. La società Cadbury (oggi Cadbury Holdings e Mendelez UK Holdings Ltd, d’ora innanzi “Mendelez”) ha infatti contestato anche la validità della registrazione delle Kit Kat Four Fingers ottenuta nel 2006 da Nestlé a titolo di marchio comunitario (oggi chiamato marchio dell’Unione Europea), in classe 30 e relativamente a “dolci; prodotti da forno, prodotti di pasticceria, biscotti; torte, cialde”. 

Senza entrare nel dettaglio del contenzioso svoltosi avanti all’EUIPO, possiamo sinteticamente dire che l’ufficio di Alicante non ha accolto le argomentazioni di Mendelez riconoscendo la validità del marchio di forma Kit Kat Four Fingers a fronte del carattere distintivo acquisito attraverso l’uso. Mendelez ha quindi impugnato la sentenza avanti al Tribunale UE ottenendo nel mese di dicembre una pronuncia favorevole (T 112/13) che ha invece annullato la precedente decisione dell’EUIPO.

Due sono gli aspetti principali della sentenza che meritano attenzione:

  • Rilevanza delle prove d’uso rispetto ai prodotti rivendicati. Secondo il Tribunale, le prove d’uso vanno considerate con specifico riferimento alla categoria di prodotti cui le prove di riferiscono. Nel caso in esame le prove d’uso sono state ritenute riferibili al prodotto inteso come biscotto mentre, secondo i giudici, nessuno degli elementi di prova presi in considerazione dall’EUIPO avrebbe provato l’uso del marchio per i prodotti di panetteria, i prodotti di pasticceria, i dolci e le cialde. Per questo motivo, la decisione dell’EUIPO è stata ritenuta viziata in punto di diritto nel ritenere che il prodotto in questione possa essere incluso indifferentemente in una qualsiasi delle categorie dei prodotti sopra elencati.
  • Secondary meaning (grado di estensione territoriale dell’uso del marchio): Il Tribunale ha fornito un’interpretazione netta rispetto a quanto debba essere esteso l’uso del marchio UE al fine di poter stabilire se il segno prescelto, inizialmente non distintivo in tutti i paesi dell’Unione Europea, possa invece acquisire distintività e diventare agli occhi dei consumatori un segno capace a tutti gli effetti di indicare la fonte dell’origine commerciale dei prodotti da esso contraddistinti.

A questo proposito, sebbene le prove depositate presso l’ufficio di Alicante dimostrassero un uso piuttosto esteso del marchio Kit Kat Four Fingers (10 paesi dell’UE), il Tribunale ha comunque statuito che per acquisire carattere distintivo le prove avrebbero dovuto dimostrare l’uso in tutti i paesi appartenenti all’UE alla data del deposito del marchio (nel caso di specie i paesi all’epoca erano 15). Il Tribunale ha quindi rinviato la questione all’EUIPO che dovrà verificare le prove depositate rispetto a tutti i 15 Stati interessati.

La “battaglia” tra Nestlé e l’ex Cadbury non è quindi ancora conclusa: come sopra detto, in UK si attende la decisione della Court of Aappeal, mentre a livello europeo non si può escludere che Nestlé impugni la decisione del Tribunale avanti alla Corte di Giustizia