Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Al via la nuova procedura amministrativa per l’accertamento della nullità e/o decadenza di un marchio d'impresa in Italia
A decorrere dal 29 dicembre 2022 sarà possibile presentare istanza per l’accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa registrato e in corso di validità, in via amministrativa presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, come alternativa alla via giudiziale.
L’avvio della nuova procedura amministrativa è stato reso possibile a seguito della pubblicazione, in G.U. n. 279 del 29 novembre 2022, del DECRETO 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy)
Si tratta di una delle novità più significative derivanti dal recepimento negli ordinamenti nazionali della Direttiva Europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015, (cd “Pacchetto di riforma marchi”) che sta per cambiare il panorama del diritto della proprietà intellettuale nel nostro Paese.
Fino ad ora, infatti tali azioni potevano infatti essere istituite solo ed esclusivamente dinanzi agli organi giudiziari. L’introduzione di tali procedure amministrative ha l’obiettivo di semplificare e accelerare la risoluzione dei contenziosi relativi alla decadenza e nullità di un marchio e in questa maniera consentire ai titolari dei diritti, e in particolare alle PMI, di accedere ad una tutela in tempi brevi, con oneri contenuti e tramite procedure semplificate, favorendo al contempo una maggiore certezza del diritto.
La Direttiva Marchi aveva lasciato agli Stati membri UE un tempo molto ampio (gennaio 2023) per l’adozione delle misure organizzative necessarie a implementare tale novità ed ogni Stato dell’Unione Europea si è attivato cercando di rispettare il termine previsto.
In ITALIA il procedimento di nullità e decadenza dei marchi, introdotto dal Decreto legislativo n. 15 del 2019 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, è disciplinato in dettaglio nella nuova Sezione II bis “Decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati” del Codice di Proprietà Industriale con i nuovi articoli 184 bis e seguenti, tuttavia in termini pratici fino ad ora tale procedimento non era stato concretamente esperibile, poiché mancava un regolamento di esecuzione che lo rendesse operativo, ora finalmente adottato.
Alla tradizionale procedura giudiziaria volta all’accertamento della decadenza o alla dichiarazione di nullità del marchio si affiancherà quindi a partire dal 29 dicembre prossimo una procedura amministrativa che si preannuncia più snella rispetto all’azione giudiziaria e - ci si augura - di durata media decisamente inferiore, come hanno dimostrato le esperienze di Francia e Germania in cui dal momento del deposito dell’istanza, la decisione dell’Ufficio viene emessa in meno di un anno (all’incirca 7/8 mesi).
In sintesi, la domanda di decadenza potrà essere avanzata quando:
- il marchio registrato è divenuto denominazione generica del prodotto o ha perduto la propria capacità distintiva per comportamenti del titolare del marchio;
- per sopravvenuta decettività, essendo divenuto il marchio ingannevole;
- per mancato uso dello stesso.
Invece la domanda di nullità potrà essere avanzata quando
- il marchio non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non conforme ai requisiti per la registrazione;
- esiste un diritto anteriore;
- la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare.
Le suddette azioni possono per esempio rivelarsi utili nei casi in cui è necessario “sgomberare il campo” per garantirsi l’opportunità di utilizzare un segno finora non disponibile o nei casi in cui non sia stato possibile agire prima della registrazione presentando opportuna opposizione entro i termini previsti.
Benché il nuovo assetto preveda la coesistenza dei due sistemi alternativi: uno regolarmente esperibile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ed uno attuabile direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, l’opportunità di optare per l’una o l’altra azione andrà valutata attentamente in base alle specifiche circostanze del caso e del risultato che si vorrà ottenere.
Vi consigliamo quindi di rivolgervi ai consulenti INTERPATENT per concordare insieme le migliori strategie di contenzioso esperibili per azionare efficacemente i vostri diritti.