Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Depositare negli Stati Uniti: una possibile soluzione in caso di rifiuto per carenza di capacità distintiva
Forse non tutti sanno che l’Ufficio marchi degli Stati Uniti d’America (USPTO) tiene due diversi tipi di registri marchi: il Registro Principale ed il Registro Supplementare.
Di norma, quando si deposita una domanda di marchio si richiede la sua iscrizione nel Registro Principale poiché questo offre molteplici vantaggi al titolare del medesimo:
- Stabilisce una presunzione di titolarità ed un diritto esclusivo di utilizzo del marchio nel commercio
- Fa coincidere la data di inizio dell’uso negli Stati Uniti con la data di deposito del marchio
- Conferisce al titolare il diritto di intentare un’azione legale contro eventuali contraffattori
- Prevede che il diritto esclusivo del titolare possa diventare “inoppugnabile” in determinate circostanze, per esempio dopo 5 anni di permanenza nel registro principale
- Fornisce una base per ottenere la registrazione in altri paesi
Tuttavia, per veder iscritto il marchio in tale registro è necessario che la domanda rispetti tutti i requisiti imposti dalla legge; in particolare, il marchio deve possedere la c.d. capacità distintiva, ovvero la capacità di distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa.
E se l’USPTO, nel condurre il suo esame della domanda, riscontrasse una carenza di capacità distintiva?
Noi sappiamo che l’Ufficio concede sempre al titolare la possibilità di rispondere al rilievo, ma è possibile che le argomentazioni di quest’ultimo non vengano accolte dal primo se si tratta di una denominazione descrittiva o di uso comune oppure se non si è in grado di dimostrare l’acquisizione di capacità distintiva tramite l’uso del marchio sul territorio statunitense. In questi casi, teoricamente l’Ufficio non ammetterà il marchio a registrazione e la domanda verrà meno.
Ma non temete, nulla è necessariamente perduto!
Vi è, infatti, una soluzione che si può adottare in questi casi, ovvero richiedere l’iscrizione della domanda di marchio nel c.d. Supplemental Register.
Il Supplemental Register – o il Registro Supplementare – è un secondo registro in cui possono essere registrati i marchi che non sono ancora idonei per la registrazione nel Registro principale, stante la limitata capacità distintiva, ma che possono - nel tempo - diventare un indicatore di provenienza tramite l’uso.
L’iscrizione in tal registro concede, quindi, al marchio il tempo di acquisire il c.d. “secondary meaning”, ovvero la capacità distintiva maturata a seguito dell’uso nel tempo del marchio sul territorio statunitense.
Una volta acquisito il secondary meaning, è possibile richiedere il passaggio dal Supplemental Register al Registro principale. Ma il titolare del marchio dovrà necessariamente dimostrare – a mezzo di prove idonee – tale acquisizione.
La cartina di tornasole per stabilire se un marchio possa essere registrato nel Registro Principale o nel Registro Supplementare è, quindi, la soglia del suo carattere distintivo.
Il Registro Supplementare, però, non prevede alcuni vantaggi e presunzioni accordati dal Registro Principale.
Prima di procedere con un deposito negli Stati Uniti d’America è, quindi, raccomandabile consultarsi con un professionista che possa consigliare circa eventuali rischi di rilievi in merito alla carenza di capacità distintiva. Se tali rischi fossero sussistenti si potrà valutare di depositare il marchio a livello nazionale, così da avere l’opportunità di iscrivere la domanda nel Supplemental Register, in caso di obiezioni sollevate dall’Ufficio.
Seppure meno vantaggioso sotto alcuni punti di vista, l’iscrizione in tale registro è sempre meglio che non avere una registrazione in un paese così importante come gli Stati Uniti d’America.