Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Marchi simili: oltre l'opposizione, nuove vie per la tutela
Cosa succede se ci accorgiamo dell’esistenza di marchi identici o simili al nostro, tuttavia depositati successivamente, ma per cui sono scaduti i termini per proporre opposizione?
Sappiamo che, superato l’esame da parte dell’Ufficio, una domanda di marchio viene pubblicata sul Bollettino ufficiale ed - entro tre mesi dalla pubblicazione - i titolari di marchi anteriori identici o simili a quello depositato, possono avanzare una c.d. opposizione, richiedendo all’Ufficio di rigettare la domanda di registrazione.
Scaduto questo termine senza che siano state avanzate opposizioni, il marchio perviene a registrazione.
Se non si è attivato un servizio di sorveglianza, può darsi che non ci si accorga del nuovo deposito e che quindi decorrano i tre mesi, privando – quindi - il titolare del marchio anteriore della possibilità di contestare la registrazione del marchio successivo identico o simile al proprio.
In questi casi, fino ad un anno fa circa, in Italia l’unica soluzione era quella di agire in giudizio davanti al Tribunale competente, il che implicava tempi molto lunghi e costi molto elevati. Per questo motivo, molte aziende si sono trovate costrette a tollerare la compresenza sul mercato di segni simili ai propri per evitare le lungaggini del nostro sistema giudiziario e le parcelle degli avvocati.
Tuttavia, da poco, è possibile contestare la validità di un marchio registrato anche dinnanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a mezzo di una procedura amministrativa che – quindi – prevede un decorso più breve e a costi decisamene inferiori.
Se, infatti, si rileva la presenza di un marchio registrato – e depositato dopo il proprio – è possibile avanzare una c.d. azione di nullità nei confronti dello stesso, sulla base del fatto che trattasi di un segno identico o simile per prodotti e/o servizi identici o affini a quelli per cui il proprio marchio è stato depositato.
Pertanto, nel caso in cui si venga a conoscenza dell’uso da parte di terzi di un simile segno, è possibile verificare se il marchio sia stato depositato e registrato e – salvo quel titolare non abbia anche marchi anteriori al proprio - eventualmente contestare la registrazione a mezzo dell’azione di nullità.
Occorre, però, tener conto di un principio sancito dal nostro codice, ovvero la c.d. convalidazione, in base al quale non sarà possibile contestare la registrazione di un marchio altrui quando il titolare del marchio anteriore abbia tollerato, per cinque anni consecutivi ed essendone a conoscenza, l’uso del marchio posteriore registrato uguale o simile, salvo questo sia stato depositato in mala fede. Se, quindi, si viene a conoscenza di un siffatto marchio, il consiglio è quello di agire il prima possibile.
E se il marchio non è usato o non vi è modo di rilevarne l’uso?
Il nostro Studio può condurre delle ricerche mirate al fine di verificare se siano stati depositati marchi identici o simili posteriormente a quello ricercato.
Trattasi di ricerche di somiglianza che hanno un preciso time-frame: dalla data di deposito del Vostro marchio in avanti. In questo modo, si potrà venire a conoscenza di potenziali marchi identici o simili al proprio e, verificata l’esistenza di un rischio di confusione, avanzare un’azione di nullità.
Tali ricerche consistono in una ricognizione dello scenario di quello che vi ha succeduto (e non preceduto), che vi permette di accertarvi di avere il monopolio nel vostro specifico settore con il vostro marchio.
Come anticipato, la possibilità di avanzare azioni di nullità innanzi all’Ufficio Marchi stesso è stata ammessa recentemente in Italia, mentre in Unione Europea ciò era già possibile.
Se di Vostro interesse, i nostri professionisti sono a disposizione per valutare l’opportunità di condurre simili ricerche e le eventuali azioni da intraprendere.