Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Dimmi quando quando quando…si può registrare uno slogan
Avrete già avuto modo di notare dalle nostre precedenti newsletter che la registrazione di slogan e payoff è un argomento ricorrente. Sicuramente perché è un ottimo alleato per le aziende in tema di riconoscibilità presso il pubblico, ma anche perché i nostri colleghi Alberto Furno e Simona Mantovani - insieme alla Camera di Commercio di Torino - hanno da poco tenuto un webinar proprio su questo tema.
Partiamo dalle basi: cos’è uno slogan? È una frase incisiva e sintetica, orecchiabile e suggestiva, destinata a rimanere impressa nella mente e a persuadere l'ascoltatore, usata in particolare in pubblicità.
Per un pubblicitario, lo slogan è quindi una frase memorabile, pensata per essere ripetitiva e accattivante in modo da ricordare il messaggio o l’idea che presenta.
Nonostante la sua natura prettamente laudativa ed elogiativa delle caratteristiche dei prodotti e servizi, la giurisprudenza ammette la possibilità di registrare uno slogan come marchio. Ma non tutti gli slogan possono costituire titoli di proprietà industriale.
Dobbiamo, infatti, ricordarci che, se vogliamo registrare gli slogan come marchi, essi devono essere conformi a quanto stabilito dall’articolo 7 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (in breve RMUE), che esclude dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo e i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni descrittive.
Uno slogan, quindi, per essere validamente registrato non deve essere meramente descrittivo dei prodotti e servizi contraddistinti, né essere privo di carattere distintivo.
La giurisprudenza ha, tuttavia, stabilito un principio fondamentale: il fatto che il marchio sia percepito come slogan da parte del consumatore di riferimento non è di per sé un motivo sufficiente per ritenerlo privo di carattere distintivo, anche se viene inteso nella sua natura laudatoria.
Infatti, lo slogan può svolgere contemporaneamente sia la funzione di formula promozionale, sia la funzione di indicatore di origine commerciale dei prodotti e servizi. E anche quando viene visto dal consumatore principalmente come formula promozionale, non è detto che debba essere ritenuto privo di carattere distintivo.
Tuttavia, questo non deve far pensare che ogni formula promozionale possa essere ritenuta distintiva solo perché presentata nella forma di uno slogan. Se lo slogan viene visto dal pubblico di riferimento meramente ed esclusivamente come una formula promozionale allora deve essere censurato e non potrà formare oggetto di registrazione di marchio.
Uno slogan è, pertanto, distintivo quando il pubblico di riferimento, indipendentemente dalla natura promozionale dello slogan, lo percepisce come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o servizi in questione.
Ma quando uno slogan viene visto dal consumatore di riferimento come un mero slogan e quando invece viene percepito anche come un’indicazione di origine commerciale dei prodotti e servizi? Ecco alcuni parametri adottati dagli Esaminatori dell’Ufficio marchi europeo:
- Ha diversi significati;
- Costituisce un gioco di parole;
- Introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, in modo che possa essere percepito come segno fantasioso, sorprendente o inaspettato;
- Ha qualche particolare originalità o risonanza e/o innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo;
- Presenta strutture sintattiche insolite e/o artifici linguistici e stilistici, come ad esempio allitterazioni, metafore o rime.
Ma attenzione: nessuno di questi fattori si applica in termini assoluti (cioè indipendentemente l'uno dall'altro). Ad esempio, il fatto che uno slogan abbia diversi significati non significa necessariamente che possieda un carattere distintivo. Allo stesso modo, se uno slogan non innesca un processo cognitivo nella mente del consumatore di riferimento, non è necessariamente privo di carattere distintivo.
Vediamo alcuni casi pratici per meglio comprendere come questi criteri sono stati applicati dalla giurisprudenza.
“LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE” – marchio richiesto per prodotti cosmetici e farmaceutici (classi 03, 05, 35). La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del marchio affermando che “l'espressione 'LA TUA PELLE MERITA DI ESSERE TRATTATA BENE', rivolta al mondo dei prodotti cosmetici nella sua ampia latitudine, è «evocativa del miglioramento fisico e del benessere della persona per cui si connota come dizione estremamente generica e descrittiva dei prodotti/servizi cui attiene. Manca in ultima analisi nell'espressione utilizzata qualsiasi profilo di arbitrarietà linguistica, traslazione allusiva o trasposizione metaforica che assurga ad elemento di distacco significativo idoneo ad indirizzare il pubblico anche sulla provenienza imprenditoriale”.
“IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS” richiesto – tra gli altri – per sostituti del latte, prodotti e bevande a base di avena. Inizialmente l’Ufficio marchi europeo (EUIPO) ha rigettato il marchio per carenza di capacità distintiva ma il Tribunale UE ha ribaltato la decisione ritenendo la congiunzione “BUT” il motivo per cui la registrazione dovesse essere ammessa.
Il Tribunale ha affermato che, sebbene fosse descrittivo dei prodotti presentandoli come affini al latte, il marchio mettesse in discussione «l’idea comunemente accettata che il latte sia un alimento essenziale della dieta umana». Il messaggio controverso trasmesso dal marchio era sufficiente a impedirne l’immediata comprensione come descrittivo da parte del pubblico di riferimento, in quanto avrebbe innescato in tale pubblico un «processo [mentale] cognitivo» che lo avrebbe reso memorizzabile e pertanto idoneo a distinguere i prodotti in questione da quelli con un’altra origine commerciale.
“CREATE DELIGHFTUL HUMAN ENVIRONMENTS” per prodotti e servizi relativi a finestre in vetro isolante. Il marchio è stato rigettato in quanto “lo slogan in questione ha un significato chiaro e semplice che allude alla creazione di un ambiente piacevole grazie ai prodotti e ai servizi in questione, esso sarà percepito dal pubblico di riferimento esclusivamente come un messaggio elogiativo e una mera formula promozionale, senza che sia necessario alcuno sforzo interpretativo, e non come un'indicazione dell'origine commerciale di tali prodotti e servizi”.
“WET DUST CAN’T FLY”, depositato anche per apparecchi e macchine per la pulizia, tra cui le aspirapolveri.
Il Tribunale UE ha affermato che “il concetto di “wet dust” è letteralmente inesatto, dal momento che la polvere cessa di essere polvere quando è bagnata. Di conseguenza, l’accostamento di queste due parole conferisce a tale concetto un carattere fantasioso e distintivo. Di conseguenza, l’espressione “la polvere bagnata non può volare” richiede uno sforzo interpretativo da parte dei consumatori, che non saranno in grado di associarla immediatamente ai beni e servizi in questione, poiché, come appena indicato, la destinazione di tali prodotti e servizi non è quella di “bagnare la polvere per impedirle di volare”. Inoltre, lo slogan mostra un grado di originalità e una certa sonorità che lo rendono facile da ricordare”.
In conclusione, lo slogan può essere registrato come marchio ma a determinate condizioni. Occorre, infatti, pensare a formule che siano allo stesso tempo fantasiose, caratteristiche ed eccentriche.
In ogni caso, prima di procedere con una eventuale registrazione o promozione su larga scala vi invitiamo a confrontarvi con i nostri professionisti che sono in grado di consigliarvi circa eventuali rischi di rilievi in merito alla carenza di distintività: è inutile procedere con importanti investimenti pubblicitari sapendo fin dall’inizio che lo slogan difficilmente potrà essere tutelato.