Con questi articoli ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee. I contenuti di questa newsletter hanno carattere esclusivamente informativo e non costituiscono un parere legale, né possono in alcun modo considerarsi come sostitutivi di una specifica consulenza legale
Successo per le nuove procedure di decadenza o dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa in Francia… e in Italia a che punto siamo?
Tra le novità derivanti dal recepimento negli ordinamenti nazionali della Direttiva Europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015, (cd “Pacchetto di riforma marchi”), una delle più significative è sicuramente l’introduzione di procedure amministrative per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa, in alternativa ai ricorsi giudiziali, una novità che cambierà il panorama del diritto della proprietà intellettuale nell’Europa intera.
Si tratta di una misura, peraltro già in precedenza disponibile per i marchi della UE presso l’EUIPO, che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare la risoluzione dei contenziosi relativi alla decadenza e nullità di un marchio, indispensabile per consentire ai titolari dei diritti, soprattutto PMI, di accedere a una tutela in tempi brevi, con oneri contenuti e procedure semplificate, favorendo al contempo una maggiore certezza del diritto.
La Direttiva Marchi ha lasciato agli Stati membri UE un tempo molto ampio (gennaio 2023) per l’adozione delle misure organizzative necessarie a implementare tale novità ed ogni Stato dell’Unione Europea si è attivato cercando di rispettare il termine previsto.
Una golosa opportunità per ripensare le strategie di contenzioso sui marchi e che consente ai ricorrenti di evitare di rivolgersi ai Tribunali, avviando un'azione amministrativa, meno costosa e più efficiente, opportunità che i nostri cugini d’oltralpe hanno saputo cogliere tempestivamente battendoci sui tempi.
Fin dal 1° aprile 2020 la Francia ha reso possibile la presentazione di un'azione di cancellazione per nullità e un'azione di decadenza per mancato uso dei marchi direttamente davanti all'Ufficio francese (INPI).
Prima di tale data, e come tuttora in Italia, tali azioni potevano invece essere istituite solo ed esclusivamente dinanzi ai tribunali giudiziari. Le nuove procedure amministrative in Francia hanno riscosso molto successo e si sono dimostrate molto efficaci e rapide. La maggior parte delle decisioni è stata emessa entro 5-7 mesi e si sono svolte con costi molto contenuti.
E in Italia?
In ITALIA il procedimento di nullità e decadenza dei marchi, introdotto dal Decreto legislativo n. 15 del 2019 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, è disciplinato in dettaglio nella nuova Sezione II bis “Decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati” del Codice di proprietà Industriale con i nuovi articoli 184 bis e seguenti, ma in termini pratici tale procedimento non è ancora possibile, poiché siamo tuttora in attesa di un regolamento di esecuzione che lo renda operativo.
Importanti sviluppi a tale riguardo si sono avuti a seguito dell’introduzione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (a cui fa capo l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un piano che si inserisce nel quadro del Next Generation EU, un pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica, e che prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni, relative alla pubblica amministrazione, alla giustizia, alla semplificazione e alla competitività delle imprese.
Il PNRR ha infatti annoverato la “riforma del sistema della proprietà industriale” all’interno della missione 1, componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” destinando a tali azioni un finanziamento straordinario di 30 milioni di euro.
Un primo importante provvedimento di natura programmatoria di attuazione in Italia del citato PNRR è costituito dalla recente approvazione delle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023” che hanno recepito larga parte delle proposte ricevute da circa 60 soggetti, tra cui pubbliche amministrazioni, confederazioni imprenditoriali, associazioni di categoria e professionali, università, consulenti in PI ed esperti.
In tale documento una sezione è espressamente dedicata alle misure preparatorie alla messa in atto dei procedimenti di nullità e decadenza dei marchi dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
È infatti stabilito che il Ministero intensificherà i propri sforzi per definire e realizzare il più opportuno contesto operativo consapevole dell’ampio interesse che la materia riveste, trattandosi di uno strumento che, affiancandosi a quello già operativo di opposizione, si pone in una prospettiva di potenziamento della tutela dei diritti di proprietà industriale, in un’ottica di deflazione del contenzioso giudiziario, con tempi più brevi e costi più contenuti.
In particolare il Ministero:
- sta valutando l’opportunità di introdurre la possibilità per l’UIBM di invitare le parti ad una conciliazione per ridurre al massimo il contenzioso, in analogia a quanto previsto per il marchio dell’Unione europea, e sta verificando come meglio precisare i tempi e le modalità di svolgimento delle diverse fasi del procedimento;
- sta provvedendo all’ingegnerizzazione ed informatizzazione del procedimento per raggiungere la massima standardizzazione possibile;
- adotterà gli atti normativi necessari alla definizione del nuovo procedimento quali la determinazione del diritto di deposito, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda nonché l’ammontare massimo delle spese di rappresentanza professionale;
- sta operando per dotare l’organico del personale necessario di cui è in corso di svolgimento il relativo concorso pubblico.
Gennaio 2023 è ancora lontano ma ci auguriamo che gli step necessari all’operatività dei nuovi procedimenti siano compiuti nel più breve tempo possibile.
Nel frattempo vi consigliamo di rivolgervi ai consulenti INTERPATENT per concordare insieme le migliori strategie di contenzioso attualmente esperibili per azionare efficacemente i vostri diritti di marchio in Italia e all’estero.